Santiago,
veintitrés de mayo de dos mil trece.
Vistos:
En
lo principal de fojas 59 el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, en
representación de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., deduce recurso de
casación en el fondo en contra de la sentencia de cuatro de
diciembre de dos mil doce, que confirma el fallo de primera instancia
por el cual se rechaza la demanda de oposición deducida en contra de
la solicitud de marca mixta G, pedida para distinguir “vehículos,
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos,
neumáticos para vehículos, cámara de aire para neumáticos,
llantas de goma para automóviles y toda clase de vehículos” de
la clase 12, por estimarse inaplicables las causales de prohibición
de registro de los literales f) y h) del artículo 20 en relación
con el artículo 19, todos de la Ley N° 19.039.
Declarado
admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en
relación, tal como se lee a fs. 82.
Considerando:
PRIMERO:
Que por el recurso se denuncia, en un primer capítulo de nulidad, la
infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Explica el
recurrente que los sentenciadores omitieron dar cumplimiento al
mandato contenido en dicho precepto, al omitir la apreciación de las
probanzas conforme con las reglas de la sana crítica. Ello porque de
la prueba aportada se extrae información para acoger las causales de
prohibición de registro invocadas, consistente en que la letra “G”,
es el signo usado por la oponente y con el que se ha posicionado en
el mercado en la comercialización de vehículos, siendo de toda
lógica que se proteja pues se trata de un agente empresarial
altamente destacado en el rubro.
Como
segundo fundamento de invalidación, invoca la vulneración del
artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, norma que ha sido
aplicada de manera incorrecta, ya que se verifican sus presupuestos
para acoger la oposición, trasgresión que es consecuencia de lo
denunciado en el capítulo anterior. Explica que los signos presentan
similitudes gráficas determinantes, lo que posibilita que un
consumidor nacional pueda verse inducido a error o engaño sobre la
procedencia de un producto de la solicitante respecto de un bien de
la oponente. A ello agrega que el giro de ambas empresas es el mismo.
Invoca,
como tercer apartado de trasgresión de derecho, por la no aplicación
del artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, por cuanto la marca
solicitada presenta similitudes gráficas y fonéticas con el signo
que tiene registrada la oponente, por lo que ambas denominaciones
pueden confundirse, conclusión que se alcanza si se efectúa el
análisis del conjunto de la figura.
SEGUNDO:
Que en estos antecedentes Roland Spaarwater Limitada. solicitó el
registro de la marca mixta G, para productos clase 12; una vez
publicada dicha petición, Automotores Gildemaister S.A. formuló
oposición, pues, la marca solicitada infringiría las causales de
irregistrabilidad señaladas en el artículo 20 letras f) y h) de la
Ley 19.039, toda vez que la misma resulta ser gráfica y
fonéticamente similar a la marca previamente inscrita por la
oponente.
TERCERO:
Que el fallo recurrido expresa que en el derecho marcario se permite
el registro de letras singulares del alfabeto como marca comercial,
en la medida que se acompañen de una representación gráfica
particular o especial. Señala además que confrontadas las dos
representaciones gráficas de la letra G relativa a la marca inscrita
del oponente y la solicitada, estas presentan suficientes diferencias
de forma y color lo que permite distinguirlas claramente, por otra
parte arguye el fallo recurrido que es un principio de derecho
marcario que a ningún titular puede atribuírsele u otorgársele el
monopolio de todas las formas posibles de representación de una
letra del alfabeto como marca comercial, desestimando así la
oposición y confirmando la sentencia apelada.
CUARTO:
Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el
recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que
evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario
establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben
transitar dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la
correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas,
cabe consignar que en este proceso de oposición de marcas debe
estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de
prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad
en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación
teniendo en consideración, en el caso en comento, en que se alega la
existencia de una marca extrarregistral, las condiciones que deben
concurrir para enfrentarnos a una seña de tal naturaleza, esto es,
el uso de la misma, que debe ser entendido como los actos mediante
los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus
funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar
la procedencia y/o calidad de productos, servicios o
establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico,
que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con
conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca
creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento
de los requisitos substantivos de registrabilidad. De otro lado, se
encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de
los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto,
siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se
requieren, y además, como se ha resuelto previamente por esta Corte,
la descripción de los productos o servicios específicos amparados
por ambas señas, ya que de establecerse una conexión, nos
encontramos en presencia de una excepción a la regla de la
especialidad marcaria que, ya que trae como consecuencia negar amparo
al cuño pedido, debe justificarse suficientemente, acudiendo a
factores como la finalidad y naturaleza de los bienes y servicios,
los canales de comercialización, los consumidores de los productos o
servicios, el sector del mercado que aborda y si se trata de empresas
de rubros o áreas competitivos.
QUINTO:
Que con respecto al primer capítulo de nulidad, cabe indicar, desde
ya, que la apreciación de las características de un signo respecto
del que se pretende reconocimiento como marca comercial no es un
problema fáctico, sino jurídico. En efecto, las reglas de
apreciación de la prueba no tienen ninguna relación con el
conflicto de estos antecedentes, desde que, en concepto del tribunal
y de las partes, no existían hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos susceptibles de ser demostrados a través de los
medios que señala la ley, por lo que mal puede articularse un
reproche a lo resuelto por los jueces del grado sobre la base de
presuntos errores en la apreciación de la misma, ya que el ámbito
de los hechos no formó parte de la ritualidad de estos autos. De
contrario, no existen más hechos de la causa que la existencia de la
solicitud de registro, la configuración de la seña pedida, y una
oposición sobre la base de una marca con una conformación
específica, consistiendo la decisión en una observación
comparativa de las mismas, cuyo resultado es la calificación
jurídica en torno a la eventual verificación de las condiciones que
hacen aplicables las causales de prohibición de registro de que se
trate. Al no ser un problema fáctico el de la especie, se impone el
rechazo del primer capítulo del recurso, fundado en la trasgresión
de las normas sobre valoración de la prueba.
SEXTO:
Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley
del ramo, considerada también como norma fundante de la
invalidación, es importante tener en consideración que el riesgo de
error o engaño que ella consagra se relaciona con el origen
empresarial de la marca, la cualidad o género de los productos,
servicios o establecimientos. En este caso la discusión se centra
en la protección solicitada por la oponente respecto al uso amplio
de la expresión G para el giro automovilístico, sin perjuicio de
ser además titular de registros marcarios para dicho signo en forma
separada. Así, cabe indicar que además de la semejanza gráfica
entre las figuras, se constata una aproximación conceptual, desde
que, al ser simples representaciones de una letra más un guion, no
existe elemento alguno que conduzca al consumidor hacia una
procedencia empresarial diferente de la registrada luego de
visualizar la seña pedida, tomando además en consideración que el
registro requerido por la solicitante, tiene un giro vinculado al
mundo automotriz, comprendidos dentro del área de negocios de la
oponente.
En
esas circunstancias, surge la existencia del error de derecho
denunciado en el libelo, ya que los sentenciadores del grado
estimaron equivocadamente que no concurre la causal de prohibición
de registro del literal f) del mentado artículo 20 del cuerpo
normativo de marras a este caso, ya que no existiría riesgo de error
o engaño para el público consumidor respecto de la procedencia
empresarial de los productos distinguidos con una y otra figura,
conclusión que como se dijo, es incorrecta.
SÉPTIMO:
Que en lo referente al último de los errores de derecho denunciados
por la oponente, es necesario señalar que lo pedido por Roland
Spaarwater Limitada es el registro del signo mixto letra G, que es
igual que alregistrado por Automotora Gildemaister S.A. que tiene
como característica principal la letra G, de esta manera resulta
del todo evidente la identidad de ambos, por lo que en este contexto
fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad
contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando
prohíbe inscribir marcas “iguales
o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o
industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clase relacionadas”.
OCTAVO:
Que conforme, a la normas, precedentemente citadas y a los hechos
evidentes que se desprenden de lo establecido por los jueces del
fondo, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y
la registrada contienen similitudes de manera que pueden confundirse
con la de la recurrente que además goza de fama y notoriedad en el
mercado, por lo que las causales invocadas por la oponente se
verifican plenamente. De esta manera, es claro que el fallo impugnado
incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del
precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad
Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus
presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de
la sentencia en examen.
Por estas consideraciones
y visto lo prevenido en los artículos 764, 767 y 805 del Código de
Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, SE
ACOGE
el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fojas 59, por el abogado Rodrigo Puchi Zurita, en
representación de Automotores Gildemaister S. A., contra la
sentencia de
cuatro de diciembre de dos mil doce, escrita a fojas 48,
la que
se anula
y se reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma
separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Redacción a cargo del Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 502-13.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L. y
Haroldo Brito C.
No firma el Ministro Sr. Künsemüller, no
obstante
haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar
con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintitrés
de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.
_________________________________________________________________________
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago,
veintitrés de mayo de
dos mil trece.
De conformidad con lo ordenado en la
resolución precedente y en el artículo 785 del Código de
Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo de reemplazo:
VISTOS:
Se reproduce la parte expositiva y
considerando primero del fallo en alzada.
Se reproduce, asimismo lo
razonado en los motivos segundo a octavo de la sentencia de casación
que antecede.
Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y ADEMÁS,
PRESENTE:
1°).- Que
el conflicto se ha centrado en determinar si la marca pedida presenta
semejanzas con el signo fundante de la oposición, y si de ello se
deriva confusión o error en el mercado, así como el carácter
notorio y famoso de esta última.
2°).-
Que aparece manifiesta la similitud fonética de ambos signos mixtos,
los que al ser pronunciados, impiden auditivamente establecer alguna
diferencia que identifique a uno del otro, en forma de
singularizarlos con la suficiente claridad, a fin de no inducir a
error en orden a los servicios o productos que cubren y que se
vinculan con la clase 12.
3°).-
Que lo anterior se comprueba primordialmente mediante el análisis
comparativo de los signos en conflicto, conforme la etiqueta de aquel
cuyo registro fue pedido por Roland Spaarwater Limitada, como el del
fundante de la impugnación que se insertó en el escrito de fojas
15.
4°).-
Que del mismo estudio es posible inferir que aun cuando surge la
adición de elementos configurativos, a la marca requerida, en virtud
del conjunto que integran con la letra G, ello resulta suficiente
para atribuirle la identidad y singularidad necesarias, en los
términos del artículo 19 de la Ley N° 19.039.
5°).-
Que, a mayor abundamiento,
es un hecho notorio que la marca Automotores Gildemeister S.A. y el
emblema asociado a ella, compuesto por una letra G, con un guion
abajo, se encuentra asentada en el consumidor nacional, de tal forma
como para asumirla y vincularla con la compañía demandante y la
equivalencia fonética de ambos, lleva indefectiblemente a concluir
que la solicitud de Roland Spaarwater Limitada., incurre en las
motivaciones de irregistrabilidad del artículo 20, letras f) y h),
de la Ley N° 19.039, y entonces, en razón de esa coincidencia, es
de presumir que inducirá a error o engaño al mercado, especialmente
en lo que atañe a la procedencia empresarial de los productos que
ambas amparan, insertas en la clase 12, por lo que se habilita a
desechar el registro pedido.
Por
estas consideraciones y, de conformidad, con lo prescrito por los
artículos 16, 19 y 20, letras f), g), inciso 3°, y h), de la Ley N°
19.039, SE REVOCA
la sentencia de veinte de julio de dos mil doce, escrita a fojas 27 y
28, que deniega la oposición deducida en lo principal de fojas 15
por Automotora Gildemeister S.A, y, en su lugar, se
acoge dicha demanda y en
consecuencia, se rechaza el registro de la marca mixta G, requerida
por Roland Spaarwater Limitada., para distinguir productos de la
clase 12, que se detallan en la solicitud de fojas 1 y 2, signada con
el N° 931.699.
Regístrese
y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor
Dolmestch.
Rol N° 502-13.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Pedro Pierry A., Carlos Künsemüller L. y
Haroldo Brito C. No firma el
Ministro Sr. Künsemüller, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintitrés de mayo de
dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
