Santiago, veintiocho de mayo de dos
mil trece.
VISTOS:
En
este
procedimiento especial N° 9.714-2012, regido por la Ley N° 19.039,
la
oponente Volkswagen AG recurre de casación en el fondo contra la
sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial,
de veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, que
confirmó la decisión de
primer grado, por la que se rechazó la demanda de oposición y
concedió el registro solicitado para la marca mixta “W”, para
distinguir productos de la clase 12, con protección al conjunto.
Declarado admisible el recurso, se
trajeron los autos en relación a fojas 92.
CONSIDERANDO:
PRIMERO:
Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 16 y 20
letras f) y h), de la Ley N° 19.039 y pide que se invalide el fallo
objetado, dictándose otro de reemplazo que acoja la oposición en
todas sus partes y rechace el registro de la marca solicitada en
autos.
En primer término,
sostiene que se comete infracción al artículo 20 letras f) y h) de
la Ley sobre
Propiedad Industrial, ya que la
sentencia atacada hace un examen simple y liviano de las causales de
irregistrabilidad invocadas por su mandante, sin examinar todos los
elementos necesarios para configurar las causales en comento .
Indica que, aunque los sentenciadores
tienen libertad de apreciación de los hechos conforme el artículo
16 de la ley 19039, ello no puede significar una decisión
arbitraria, contradictoria y carente de sentido. En la especie, la
sentencia atacada sólo señala que la etiqueta propuesta no
incorpora la letra V que forma parte del conjunto característico de
la oponente. En otras palabras, reconoce que el signo se encuentra
incorporado en la marca previamente registrada en la misma clase,
pero estima que el hecho que el solicitante haya eliminado la letra V
sería suficiente para afirmar que los signos son diferentes. Lo
explicitado desconoce una serie de elementos marcarios que deben ser
aplicados en el caso en análisis, como el de inclusión marcaria,
esto es, determinar si la marca solicitada desde un punto de vista
gráfico y fonético está íntegramente contenida en la oponente, lo
que así ocurre, por lo que los consumidores pensarán que la primera
es derivación de la segunda, situación que demuestra que, ante
casos como éste, el sentenciador no debe centrar el análisis en las
diferencias, sino en las coincidencias entre los signos.
Un segundo criterio a ser tenido en
cuenta es el de apreciación global, esto es, la consideración de
todos los elementos del signo, estudiando la realidad del mercado,
para analizar si en su conjunto, los signos presentan elementos
coincidentes, que potencialmente causarán confusión. En la especie,
desde el punto de vista gráfico, la potencialidad de confusión es
evidente, por lo que el hecho que el signo pedido no contenga la V a
cierta distancia es imperceptible.
En tercer lugar, se debe estudiar la
coincidencia de coberturas, omitiéndose en este caso el hecho que se
trata de signos cuyos ámbitos de protección concurren, ya que el
solicitado pretende distinguir productos de la clase 12, esto es, la
misma de su parte, lo que determina la similitud de los canales de
distribución, por lo que al ser signos que se dirigen a los mismos
consumidores, se aumenta el riesgo de confusión y ello no fue
considerado.
Todo lo anterior demuestra que el
sentenciador no efectuó un análisis de los elementos necesarios
para configurar las causales de irregistrabilidad en comento y se
limitó a dar cuenta de una diferencia que en la apreciación global
no es relevante.
Por otra parte, sostiene que lo
resuelto conculca lo dispuesto en el artículo 20 letra g) inciso 1
de la ley 19039, ya que si bien se reconoce la fama y notoriedad de
las marcas de su representada en la clase 12, accede a lo solicitado,
olvidando que ha sido reconocido que las marcas famosas y notorias
deben tener una protección especial. Y este análisis no fue
aplicado por el sentenciador, desconociendo la condición de
notoriedad del signo de su mandante.
Por último, denuncia que lo resuelto
infringe lo dispuesto en el artículo 16 de la ley del ramo, ya que
la sana crítica no puede servir para amparar decisiones arbitrarias
y carentes de contenido práctico y en este caso no hay forma
racional de argumentar que un signo, se distinguirá del otro, en la
misma clase. En la sentencia atacada no se menciona palabra alguna
sobre la coincidencia de los productos a proteger, de los canales de
distribución, el hecho que el signo pedido este incorporado en la
marca oponente, ni la fama y notoriedad de ésta, omisiones todas que
dan cuenta que los criterios empleados por los jueces del fondo en la
decisión de lo debatido son contrarios a la lógica y la
experiencia, y a la legislación marcaria en su totalidad.
De esta forma, en su concepto, la
decisión impugnada carece de fundamento lógico, racional y legal, y
en consecuencia, debe ser invalidada por haberse dictado con
infracción de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo.
SEGUNDO:
Que,
para una adecuada solución del caso, cabe consignar que la sentencia
de primer grado, que la de segunda hizo suya, rechazó la oposición
de Volkswagen AG a la solicitud de registro presentada por Import
Export Shining Star Limitada para la marca mixta W, con cobertura
para vehículos, motos aparatos de locomoción terrestre, aérea o
acuática, neumáticos de la clase 12, sosteniendo que la
confrontación de los signos en conflicto permite advertir
diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten
distinguirlos entre si, y que habida cuenta la especial configuración
con que se presentan, se logra dar origen a signos independientes,
poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente
reconocible y distinguible para el público consumidor, lo que
permite presumir fundadamente que podrán coexistir pacíficamente en
el mercado, sin que se advierta cómo la marca solicitada podría ser
inductiva a error o confusión, en relación a la cualidad, género o
el origen de la cobertura a distinguir.
A su turno, los jueces recurridos
confirmaron la de primera instancia señalando que los elementos
figurativos de los signos en conflicto son completamente diferentes,
ya que a simple vista se aprecia que la etiqueta solicitada no
incorpora la letra “V” que forma parte del conjunto
característico de la etiqueta oponente.
TERCERO:
Que una vez conocidas
las razones de invalidación presentadas por el recurrente, y
determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los
fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes
sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el
objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio
ha sido correcta o incorrecta.
En tal orden de cosas, cabe consignar
que en el proceso de oposición de marcas debe estarse a los
requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas
por el contendiente al registro, oportunidad en que los criterios
propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en
consideración, que en el presente caso, se alega titularidad sobre
una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gráficas y
fonéticas con la solicitante, con ámbitos de protección
coincidentes. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los
signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante
los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus
funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar
la procedencia y/o calidad de productos, servicios o
establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico,
que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con
conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca
creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento
de los requisitos substantivos de registrabilidad.
Otro aspecto a considerar es la
relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos
de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario
contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como se
ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los
productos o servicios específicos amparados por ambas señas.
CUARTO:
Que en lo referente al primer capítulo de casación invocado por la
oponente, es necesario señalar y que no ha sido controvertido, que
lo pedido por Import Export Shining Star es el registro del signo
mixto W, que comprende una etiqueta consistente en la letra “W”
de color negro, dentro de un círculo blanco, con ribete negro; en
circunstancias que el registrado por Volkswagen AG lo constituyen las
letras “V” y “W”, montada la primera sobre la segunda,
envueltas en un círculo de color negro.
La contextualización precedente
evidencia la similitud gráfica, tanto en dibujo como color entre
ambos signos, así como su semejanza fonética parcial, de esta
manera resulta evidente la identidad de ambas, por lo que en este
contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de
irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley
N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas “iguales
o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o
industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clase relacionadas”.
QUINTO:
Que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos
evidentes que se desprenden de lo señalado en el motivo que
antecede, y sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda
claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada
contienen similitudes gráficas y fonéticas, de manera que pueden
confundirse con la de la recurrente, que además goza de fama y
notoriedad en el mercado, por lo que la causal invocada por la
oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el
fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la
aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley
sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se
configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo
dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que significó
desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.
SEXTO:
Que, la conclusión precedente se ve reforzada al ser un hecho no
debatido en autos la coincidencia de cobertura de los signos en
conflicto,
por lo que constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que
la aceptación a registro de la marca pedida produciría un evidente
conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que
impiden su concurrencia pacífica en el mercado.
SÉPTIMO: Que,
en mérito de lo razonado, al existir coincidencia en cuanto a la
cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la
invocada por el oponente, resulta indudable que, amén de las
semejanzas existentes entre ellas, el signo requerido se presta para
inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o
género de todos los productos de la clase 12 para los cuales fue
solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado,
en mérito de lo cual el
fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letras f) y h) de la
Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro
marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la
concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su
otorgamiento.
OCTAVO: Que,
a la luz de lo resuelto, no
resulta necesario pronunciarse sobre las demás vulneraciones en que
el recurrente funda su recurso de nulidad.
Por estas
consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los
artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se
acoge
el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fojas 78 contra la sentencia de segunda instancia de
veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, la
que se anula
y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma
separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro señor
Dolmestch.
Rol N° 9714-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el
abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No
firman los Ministros Sres. Künsemüller y Brito, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y
en comisión de servicios, respectivamente.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
_________________________________________________________________________
SENTENCIA
DE REEMPLAZO.
Santiago,
veintiocho de mayo de
dos mil trece
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
De la sentencia apelada, se reproduce
sólo su parte expositiva; y de la de casación que antecede, lo
razonado en los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.
Y teniendo, en su lugar y además,
presente:
Que la marca mixta “W”, que tiene
asociada una etiqueta consistente en tal letra de color negro, dentro
de un círculo blanco con ribete negro pedido por Import Export
Shining Star Limitada para distinguir vehículos, motos aparatos de
locomoción terrestre, aérea o acuática, neumáticos de la clase
12, además de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con la marca
mixta “VW”, registrada por el oponente para identificar, entre
otros, vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua,
incluyendo sus partes componentes, automóviles y sus partes, motores
para vehículos terrestres y sus partes de la misma clase, presenta
una clara relación de cobertura con aquélla que se alza en su
contra, lo que desde luego generará confusión entre las expresiones
en conflicto y la posibilidad de error o engaño en los consumidores
sobre la cualidad de los productos y la procedencia empresarial de
los mismos, circunstancias que impiden su protección marcaria.
Por estas consideraciones y de
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 19 y 20
letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se declara que se
revoca la sentencia apelada
de diecinueve de junio de dos mil doce, escrita a fojas 60 y
siguientes, que rechazó la demanda de oposición y concedió el
registro solicitado con protección de conjunto y, en su lugar, se
decide que se rechaza
la solicitud de fojas uno, N° 865104, en todas sus partes.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción a cargo del Ministro señor
Dolmestch.
Rol N° 9714-12
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y el
abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No
firman los Ministros Sres. Künsemüller y Brito, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y
en comisión de servicios, respectivamente.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
