Santiago,
veintiocho de mayo de dos mil trece.
Vistos:
En
lo principal de fojas 50 el abogado don Matías Somarriva Labra, en
representación de SERVICOMP LTDA., deduce recurso de casación en el
fondo en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos
mil doce, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se
rechaza de oficio la solicitud de registro de la marca denominativa
“WELLMADE”, para distinguir productos de la clase 11, al
estimarse aplicables las causales del artículo 20 letras e) y f) en
relación con el artículo 19, todos de la Ley N° 19.039.
Declarado
admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en
relación, tal como se lee a fs. 62.
Considerando:
Primero:
Que por el recurso se denuncia, en un primer capítulo de nulidad, la
infracción del artículo 16 de la Ley N° 19.039. Explica el
recurrente que en el fallo recurrido se desatendieron razones
puramente lógicas que, de haberse considerado, habrían llevado a
aceptar el registro, alegadas por su parte, consistentes en que la
solicitud tiene signos distintivos y no se presta para inducir a
error o engaño, puesto que es únicamente evocativo para la
cobertura que se pretende, siendo una expresión que no tiene
relación directa con la cobertura que busca distinguir, no
considerando que a la solicitante se le concedió el registro de la
marca WELLMADE para distinguir productos de la clase 6 y 7, por lo
que resulta contradictorio y contra la lógica y la experiencia que
en dichas clases se considere que el signo en cuestión goza de la
distintividad necesaria y que en las clases 8 y 11 se concluya que el
signo es irregistrable por ser genérico. Señala que los
sentenciadores tampoco consideraron que la marca pedida es mixta, con
un diseño particular, por lo que no puede ser jamás estimado un
término genérico descriptivo o indicativo de uso común, siendo
además un signo acuñado por la recurrente sin significado conocido
y que resulta de la conjunción de las palabras Well y Made, por lo
que al unirlos no tiene un significado.
Como
segundo fundamento de invalidación, invoca el recurrente la
infracción del artículo 19 de la Ley N° 19.039, pues dicho
precepto establece los requisitos que se deben cumplir para efectos
de configurar una marca comercial, que sea un signo susceptible de
representación gráfica y capaz de distinguir productos, servicios,
establecimientos comerciales e industriales, por lo que es claro que
la marca pedida goza de todos los atributos para ser considerada una
marca comercial, de forma que debía ser otorgada.
En
un tercer capítulo denuncia la infracción del artículo 20 letra e)
de la Ley de Propiedad Industrial, y al efecto expresa que tal
disposición prohíbe el registro de marcas que contengan una
significación, lo que en el caso de autos no se verifica, pues el
signo pedido fue inventado por la recurrente y al ser mixto puede ser
considerado una expresión descriptiva. Por otra parte expone que la
marca solicitada no es genérica para productos de la clase 11 porque
no corresponde al nombre de ninguno de los productos que se pretenden
distinguir, además tampoco es indicativa o descriptiva, ya que no es
usada comúnmente por los agentes del mercado para productos de la
clase 11.
Denuncia
en otro apartado la infracción al artículo 19 bis c) de la Ley del
ramo, expresa que la marca que pretende registrar es de naturaleza
mixta por lo que para efectos de distintividad debe ser tratada como
tal sin efectuar disecciones arbitrarias que busquen otorgarle un
significado que no tiene.
Como
quinto fundamento de invalidación para sustentar su recurso señala
la transgresión del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, para
lo que expresa que los sentenciadores han atribuido a la marca un
significado que no corresponde, cual es, “bien hecho o bien
realizado”, lo que no es así, desde que la marca es de un signo
inventado, y por ende de fantasía, por lo que le rechazo constituye
claramente una vulneración de la norma denunciada.
Finalmente
expresa que se ha transgredido el artículo 19 N° 25 de la
Constitución Política de la República por cuanto fue el propio
Tribunal recurrido el que aceptó el registro de la marca WELLMADE
para distinguir productos de las clases 6 y 7, razón por la cual, en
relación a esta marca, tiene un derecho adquirido y por tanto el
rechazo de la misma implica su vulneración.
Segundo:
Que en el motivo segundo del fallo recurrido, que confirmó el de
primer grado, se estimó que el sigo mixto solicitado WELLMADE
corresponde a una expresión que describe o indica calidad, y en
particular, una buena calidad toda, vez que la traducción al
castellano es “bien hecho o bien realizado”, expresión que por
su naturaleza debe estar disponible para describir todos los
productos de la cobertura, configurándose por tanto la causal
contenida en el literal e) del artículo 20 de la Ley N°19.039, por
tener un carácter calificativo de la calidad de los productos.
Tercero:
Una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el
recurrente, y determinados además los motivos de la sentencia que
evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario
establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben
circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la
correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas,
cabe consignar que los paradigmas del derecho marcario imponen al
juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en
consideración factores como la apreciación global, que consiste en
que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un
conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión
superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado
y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo;
y el elemento relevante o principal. Todo ello, además, en el
contexto que brindan las normas y principios consagrados en la
legislación sobre propiedad industrial.
Cuarto:
Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que
arribaron los jueces de la instancia es incorrecta desde la
perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación
efectuada por los jueces del fondo respecto de las características
del signo pedido evidencia un análisis parcial del mismo, toda vez
que consideran que éste corresponde a una expresión descriptiva o
que indica calidad y particularmente buena calidad.
Por
el contrario el signo debe ser evaluado en su conjunto y no
realizando una traducción de cada una de las palabras que lo
conforman. Así, lo que debe ser estudiado, a la hora de determinar
la procedencia de la causal de prohibición de registro de la letra
e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, es la posibilidad de que
las expresiones o signos que se traten de registrar, contengan una
descripción de cierta clase de productos o servicios, de modo que
carezca de la necesaria distintividad.
Dentro
de ese contexto, entonces, surge con evidencia que la expresión
solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra
e) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que esta norma exige que
el signo sea indicativo o descriptivo en términos tales que los
consumidores asocien éste con la naturaleza, origen, procedencia,
destinación, peso, valor o cualidad de los productos o servicios a
que deban aplicarse, cuyo no es el caso. En consecuencia, no resulta
aplicable a la marca en examen la causal de prohibición de registro
de la letra e) del artículo 20 de la ley sobre propiedad industrial,
incurriendo por ello el fallo recurrido en el error de derecho
denunciado, por falsa aplicación del citado precepto, a un caso en
que no es procedente.
Quinto:
Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley
del ramo, que los sentenciadores estimaron concurrente también
respecto del signo de autos, es importante tener en consideración
que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca, la
cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.
Ahora bien, de los motivos expresados en el fallo que se revisa se
puede colegir que los juzgadores estimaron concurrente la causal en
lo relativo al carácter calificativo de la calidad de los productos,
lo que podía inducir a los consumidores a error o engaño por cuanto
podrían formarse la idea de que éstos poseen la calidad indicada.
Así, como ya se ha señalado, la marca solicitada no contienen en sí
misma y de la manera planteada, una indicación conceptual de los
productos clase 11, hipótesis que no aparece del análisis de la
denominación pedida, ya que dicho conjunto marcario, de la manera en
que fue solicitado por el recurrente, no lleva a inducir a error o
engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los
productos o servicios clase 11.
En
esas circunstancias, se configura el error de derecho también
denunciado en el libelo, en cuanto los sentenciadores del grado
estimaron concurrente la causal de prohibición de registro del
literal f) del mentado artículo 20 del cuerpo normativo de marras a
un caso en que resultaba improcedente. Se trata, por ende, de una
falsa aplicación normativa que, sumada a la consignada en el motivo
precedente, llevan a la invalidación de la sentencia de segunda
instancia.
Sexto:
Que de acuerdo con lo que se acaba de razonar, la denuncia relativa a
la norma que previene el sistema de ponderación de la prueba,
artículo 16 de la Ley N° 19.039, aún en el caso de existir, carece
de toda influencia en lo resolutivo del fallo recurrido.
Séptimo:
Que,
al acogerse los capítulos de invalidación que dicen relación con
las infracciones ya descritas,
no resulta necesario pronunciarse sobre las demás vulneraciones en
que el recurrente funda su recurso de nulidad.
Por
estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en
los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y
17 bis C de la Ley 19.039, SE
ACOGE
el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la
presentación de fojas 50 por el abogado Matías Somarriva Labra, en
representación de SERVICOMP
LTDA., contra
la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil doce, escrita a
fojas 48, la que es nula y se la reemplaza por la que se dicta a
continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del
Ministro señor Dolmestch.
Rol N° 9722-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados
integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No
firma el Ministro Sr. Cisternas, no
obstante
haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar
con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho
de mayo de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.
_________________________________________________________________________
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, veintiocho de mayo de dos
mil trece.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se
deja íntegramente sin efecto la sentencia de primer grado
Se reproduce lo razonado en los
motivos tercero a quinto de la sentencia de casación que antecede.
Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:
PRIMERO: Que el signo solicitado
“WELLMADE”, es un nombre de fantasía que está en inglés, y
que no tiene una traducción exacta y necesaria como para que el
público en general le atribuya una determinada cualidad, siendo de
advertir que se trata de una marca mixta, que contienen, además un
signo particular, que le otorga precisamente especialidad y
distintividad en el mercado, permitiéndole coexistir en él sin
dificultad.
SEGUNDO: Que, por otra parte, la marca
pedida, conforme a lo que se ha señalado, es lo suficientemente
distintiva, de manera que no es posible efectuar reproches que digan
relación con la posibilidad de que ésta describa los productos de
la clase 11 que busca amparar, además no se vislumbra cómo podría
inducir a error o engaño en el público consumidor, desde que como
se ha expresado no se encuentra en el caso de la prohibición
consistente en ser descriptiva.
TERCERO: Que conforme a lo anterior,
corresponde reconsiderar las observaciones de oficio formuladas por
orden del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, y acoger, en consecuencia, la solicitud de registro de la
marca de autos.
Por estas consideraciones y de
conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley
Nº 19.039, se declara que se
revoca la sentencia apelada
de trece de febrero de dos mil doce, escrita a fojas 31, en su lugar,
se acoge la solicitud de fojas 1, signada con el Nº 956.828 y, en
consecuencia, se concede el registro de la marca mixta WELLMADE,
pedida para
productos de la clase 11, consistentes en aparatos de alumbrado,
calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro señor
Dolmestch.
Rol N° 9722-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados
integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No
firma el Ministro Sr. Cisternas, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la
resolución precedente.
