VISTOS:
1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD. MARCA (MIXTA): "VICENTE COSTANERA".
COBERTURA: Para distinguir servicios de hotel, motel, hospedaje temporal, bar, restaurant, salón de cafetería, y en general procuración de alimentos y bebidas preparadas para el consumo, clase 43.
SOLICITANTE: HOTELERA DON VICENTE S.A., representado por Enrique Dellafiori Morales.
2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICIÓN.
OPONENTE: HOLDING INMOBILIARIO S.A., representado por Matías Somarriva Labra.
CAUSAL INVOCADA: El actor fundamenta su demanda en que, a su juicio, la marca pedida infringe lo previsto en los artículos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley Nº 19.039 y artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París. Argumenta ser titular de la marca VICENTE PÉREZ ROSALES, mixta, Registro Nº 862446, renovación de registro Nº 544829, que distingue hotel, motel, restaurante, fuente de soda, cafetería, salón de té, bar, procuración de alimentos y bebidas en general, clase 43. La etiqueta en que se funda la oposición se inserta a continuación:
Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto. Señala que por ello, los usuarios incurrirán en errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de los servicios que se busca distinguir. Agrega que la presente solicitud implica un acto contrario a la competencia leal y a la ética mercantil.
3. OBSERVACIONES DE FONDO.
A fojas 34 y con fecha 23 de mayo de 2007, este instituto notificó al solicitante, que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) y h) de la ley 19.039, dada la existencia previa de la marca VICENTE PÉREZ ROSALES, mixta, Registro Nº 862446, renovación de registro Nº 544829, que distingue hotel, motel, restaurante, fuente de soda, cafetería, salón de té, bar, procuración de alimentos y bebidas en general, clase 43. La etiqueta en que se funda la presente diligencia se inserta a continuación:
4. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.
El solicitante contestó la demanda y la observación de fondo a fojas 39. Señala que la marca pedida posee la distintividad necesaria para ser susceptible de protección marcaria. Agrega que existen diferencias gráficas y fonéticas evidentes entre los signos en conflicto. Señala que por ello no existe riesgo de confusión o engaño entre el público consumidor. Tratándose de la observación de fondo reitera los argumentos dados anteriormente.
5. DE LA PRUEBA RENDIDA.
Este Tribunal recibió la causa a prueba a fojas 64, fijando como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos: 1.- Efectividad de existir posibilidad que el registro de la marca pedida se preste para errores o confusiones entre el público consumidor; 2.- Efectividad que la marca impugnada fue solicitada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil; 3.- Fama y notoriedad que hubiera alcanzado la marca VICENTE PÉREZ ROSALES, en la clase 43(ex clase 42) u otras relacionadas.
El actor acompañó, entre otros, los siguientes documentos:
1. Copia simple de certificado Nº 544.829, marca VICENTE PÉREZ ROSALES, clase 42.
2. Copia simple de certificado Nº 825.116, marca VICENTE PÉREZ ROSALES, clase 43.
3. Aviso publicitario del HOTEL DON VICENTE publicado en el diario El Llanquihue de fecha 20 de julio de 2003.
El demandado acompañó, impresión obtenida de la página web www.inapi.cl del Registro Nº 782374, marca VICENTE SEGUNDO, clase 43.
Estos documentos no fueron objetados por la contraria.
CONSIDERANDO:
1. Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas.
2. Que corresponde rechazar la oposición fundada en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, de la confrontación de los signos en conflicto, es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el elemento VICENTE, también es cierto que los respectivos complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que será perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.
3. Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los servicios a distinguir.
4. Que, corresponde rechazar la oposición, fundada en la letra k) del Art. 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del convenio de París, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal toda vez que en autos no existen antecedentes suficientes que permitan configurar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.
5. Que deberán ser desatendidas las argumentaciones hechas presentes por el oponente, basadas en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que ella se encuentra recogida en el derecho interno en la letra g) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, y por lo mismo no guarda relación alguna con las causales contenidas en el artículo 20 letras f), h) y k) de la Ley Nº 19.039, que invoca HOLDING INMOBILIARIO S.A., como fundamento de la oposición.
6. Que corresponde reconsiderar la observación de fondo formulada en autos, fundada en la infracción a las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039, toda vez que el registro en base al cual se fundó dicha diligencia resulta coincidir con aquel que sirvió de fundamento a la demanda de oposición.
Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley 19.039, en sus artículos 19, 20 letras h), f), k) y en el Reglamento de dicha ley.
RESUELVO:
Que se rechaza la demanda de oposición y se otorga el registro solicitado, con protección al conjunto, y sin protección al resto de los caracteres insertos en la etiqueta.
Notifíquese, regístrese y archívese.
Fallo dictado por don
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de dieciocho de marzo de dos mil once, escrita a fojas 70 a 72 de autos.
Y se tiene además presente:
Primero.- Que, efectivamente, consta del documento agregado en fojas 38, no objetado ni observado por la demandante, que con fecha dieciséis de marzo de dos mil siete, se registró a nombre de Sebastián Marcelo Montero Villanueva la marca "VICENTE SEGUNDO", Clase 43, servicios de restauración(alimentación); hospedaje temporal; con lo cual queda establecido que desde esta última fecha han coexistido en el mercado las marcas "VICENTE PÉREZ ROSALES" y "VICENTE SEGUNDO", compartiendo el segmento "VICENTE", idéntico a aquel en que la oponente de autos funda su demanda en contra de "VICENTE COSTANERA".
Segundo.- Que, de la manera preindicada, y reforzando la conclusión asentada en el motivo 2.- de la parte considerativa de la sentencia en alzada, cabe razonablemente presumir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado las marcas VICENTE COSTANERA y VICENTE PÉREZ ROSALES.
Tercero.- Que, en cuanto a la alegación hecha valer por el apelante en orden a que la sentencia no había considerado la fama y notoriedad de que gozaría la marca "VICENTE PÉREZ ROSALES", cabe expresar que, habiendo establecido, primeramente, dicha sentencia, que entre los signos confrontados se advierten diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí, en forma tal que no existirá riesgo de error o confusión respecto de la cualidad, género u origen de los servicios a distinguir, aserto que este tribunal comparte, la fama y notoriedad pretendidas no tendrían incidencia en la resolución de la controversia. Pudiendo agregarse, sobre el particular, que a juicio de estos sentenciadores la fama y notoriedad de una marca son atributos cuya existencia debe acreditarse con cercana actualidad para que lleguen a tener incidencia en eventuales confusiones, lo que no ocurre en el caso de autos si se tiene presente que todos los medios de prueba acompañados se refieren a situaciones pretéritas.
Cuarto.- Que, a mayor abundamiento los signos en conflicto son mixtos y en sus respectivas etiquetas tienen una estructura, forma diseño y color diferentes, lo que contribuye aún más a acentuar sus diferencias y acrecentar su nivel distintivo.
Quinto: Que, atendido lo argumentado en el motivo segundo de la parte considerativa de la sentencia apelada, y lo expresado en los considerandos precedentes de esta sentencia de segunda instancia, se desestiman las alegaciones esgrimidas en el recurso de apelación en orden a establecer que la marca solicitada sería una "evidente imitación" de aquella registrada por la oponente, y en consecuencia se rechaza la oposición fundada en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la ley Nº 19.039.
Sexto.- Que, en consecuencia, no se estiman atendibles los fundamentos del recurso de apelación deducido a fojas 74.
Por estas consideraciones, y según lo establecido en los artículos 16, 17 bis B), 19, 20 letras i), h) y k) de la ley 19.039, sobre Propiedad Industrial; 160, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada.
Anótese la sentencia y devuélvanse los autos.
Redactó el Ministro señor Gustavo Price Ramírez.
Rol Nº
Pronunciada por los
Santiago,
Vistos:
En lo principal de fojas 87 de estos antecedentes rol 11.428-2011, el abogado don Matías Somarriva Labra, en representación de Holding Inmobiliario Sociedad Anónima, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil once, escrita a fs. 85 y 86, que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechaza su oposición, y se acepta el registro de la marca "VICENTE COSTANERA", mixta para servicios de la clase 43, por considerar que no concurren las causales de prohibición contempladas en los literales f), h) y k) del artículo 20 de la ley 19.039, como tampoco aquellas a que se refieren los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París.
Declarado admisible el señalado arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
Primero: Por el recurso se denuncia la infracción de los artículos 16, 20 letras f), h) y k) de la ley 19,039, 6 bis y 10 bis del Convenio de París.
La vulneración del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial se produjo como consecuencia de no haberse aplicado correctamente los principios de la lógica en la ponderación de los antecedentes, lo cual, en caso de haber ocurrido, habría llevado a la conclusión de que la marca "VICENTE COSTANERA" no puede coexistir pacíficamente con la marca oponente "VICENTE PÉREZ ROSALES" y por lo tanto debió haberse rechazado su registro.
Agrega el recurrente que la sentencia se aparta de la lógica y de las máximas de la experiencia al no considerar que las marcas famosas y notorias merecen una protección especial, error que se acentúa, al señalar todos los medios de prueba acompañados se refieren a situaciones pretéritas, no obstante que el signo goza de prestigio desde hace más de 28 años para distinguir productos de la clase 43. En razón de ello, la lógica indica que en presencia de está marca famosa y notoria, cualquier consumidor que se enfrente a una confundiblemente similar, como es la solicitada "VICENTE COSTANERA", necesaria y obligadamente la asociará con la previamente registrada, surgiendo así la posibilidad de confusión y/o de inducción a error o engaño. Hace presente que la fama y notoriedad de la marca opositora han sido reconocidas en dos sentencias judiciales que rechazaron el registro de las marcas "DON VICENTE" en clase 41 y "GRAN HOTEL DON VICENTE DE PUERTO MONTT", en clase 43.
A su turno, la vulneración del artículo 20 en sus letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial y del artículo 6 bis del Convenio de París, se produce por cuanto la marca analizada, "VICENTE COSTANERA" posee semejanzas con la marca famosa y notoria del oponente "VICENTE PÉREZ ROSALES", lo que hace imposible su coexistencia pacífica en el mercado, por existir un alto riesgo de confusión en el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos en cuestión, amen de gozar, en razón de aquello, de una protección privilegiada.
Expresa que constituye un error afirmar que las marcas son diferentes cuando el único elemento distintivo de la marca solicitada con respecto a la registrada es el segmento "VICENTE", que se encuentra íntegramente comprendido en el signo fundante de la oposición, apareciendo aquella como una derivación natural de la marca pedida o una evidente imitación, sin que puedan ser considerados para este efecto los complementos que no le atribuyen fisonomía al signo pedido.
Por otra parte, la infracción del artículo 20 letra k) de la ley del ramo y del artículo 10 bis del Convenio de París, se produce al aceptar el registro de una marca similar a otra famosa y notoria, lo que constituye no sólo un acto capaz de producir confusión en el mercado, sino un acto de competencia desleal y un atentado a la ética mercantil, al ser la marca solicitada una copia de la marca famosa y notoria preexistente.
Segundo: Que del análisis del recurso formalizado en lo principal de fs. 87, se puede extraer con claridad que en la base de los diversos capítulos de nulidad que se denuncian, el hecho concreto que les sirve de sustento es la pretendida fama y notoriedad del sello registrado por el oponente, "VICENTE PÉREZ ROSALES".
Que en ese contexto, la vulneración del artículo 16 de la ley 19.039, se ha estructurado afirmando de manera reiterada que es contrario a la lógica no ponderar los antecedentes, en términos de establecer, a partir de su análisis, que la marca fundante "VICENTE PÉREZ ROSALES", es famosa y notoria, por lo que requiere un tratamiento jurídico especial y no puede coexistir con aquella solicitada en autos, "VICENTE COSTANERA", la que, además, presenta semejanzas con el signo fundante, del que constituye una copia y puede inducir a error o engaño al público consumidor.
Tercero: Que entonces queda de manifiesto que lo impugnado bajo este capitulo, no dice relación con infracción a las reglas de la lógica las máximas de la experiencia y por tanto se extrapola la argumentación a un ámbito ajeno a la sana critica, desde que los cuestionamientos que se plantean dicen relación con las conclusiones probatorias a las que arribaron los jueces y que determinaron que en la especie no se configuraban las causales de prohibición que impedían el registro de la marca solicitada, tal como lo pretende el recurrente, es decir, los presuntos vicios apuntan a la calificación de las causales sustantivas y no a la razonabilidad de los fundamentos del fallo, a su inconsistencia o incoherencia en relación con la decisión del caso.
Cuarto: Que en tales condiciones y siendo propio del recurso de casación en el fondo revisar únicamente los aspectos jurídicos del fallo, en orden a velar por la correcta aplicación del derecho, no se advierte cómo los planteamiento que formula el recurrente demuestran que los jueces quebrantaron el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, resultando patente que lo que pretende por esta vía, es una nueva revisión de los hechos, cuestión que es absolutamente ajena a este arbitrio en el contexto que se ha explicado.
Quinto: Que, por lo expuesto y habida consideración de que los reproches que se formulan a la decisión impugnada están vinculados a la concurrencia de las causales sustantivas que se han invocado, esto es, las contenidas en los literales f), h) y k) de la Ley 19.039 y artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, el recurso no podrá prosperar, desde que no se ha establecido que en la sentencia recurrida, con ocasión de la solicitud de registro de la marca "VICENTE COSTANERA", se hubiere configurado alguno de los presupuestos materiales que hacen aplicables tales preceptos jurídicos, atentos los fundamentos que se ha consignado en el fallo, el cual da por acreditada la existencia de diferencias gráficas y fonéticas entre los signos, lo que permitiría su pacífica concurrencia mercantil sin riesgo de confusión entre los consumidores, entendiendo los sentenciadores que la fama y notoriedad pretendidas no tendrían incidencia en la resolución de la controversia.
En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley Nº 19.039, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo, formalizado en lo principal de fs. 87 por el abogado don Matías Somarriva Labra, en representación del Holding Inmobiliario S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia de once de octubre de dos mil once, escrita a fs. 85 y 86.
Redacción del Ministro Sr. Künsemuller.
Regístrese y devuélvase.
Rol Nº
