Santiago, diez de agosto de dos mil quince.
Vistos:
En los autos Rol 25.682-14 de esta Corte Suprema, el Comit茅 Calificador de Variedades, por sentencia de primera instancia de veinte de agosto de dos mil doce, rechaz贸 la demanda impetrada por Sociedad Agr铆cola Santa Beatriz y Sociedad Agr铆cola Santa Alicia Limitada, en que se pretend铆a la nulidad del registro de la variedad de ciruela “Constanza”, inscrita a nombre de Godoy Puyol Agr贸nomos Asociados. Dicho fallo fue apelado por las demandantes, y una vez elevados los antecedentes al Tribunal de Propiedad Industrial, la demandada opuso excepci贸n de prescripci贸n, que fue debidamente tramitada.
El referido tribunal de alzada, por sentencia de veintiocho de agosto de dos mil catorce, complementada con fecha veintid贸s de abril de dos mil quince, decidi贸 rechazar la excepci贸n de prescripci贸n y revocar el fallo de primer grado, acogiendo la solicitud de nulidad del registro 38-2003, ordenando su cancelaci贸n.
Contra esta 煤ltima decisi贸n el abogado don Rodrigo D铆az de Vald茅s Balbont铆n, en representaci贸n de la parte demandada, a fojas 1368 y 1517, dedujo recursos de casaci贸n en el fondo que se ordenaron traer en relaci贸n mediante resoluciones de fojas 1439 y 1551.
Considerando:
Primero: Que por el recurso impetrado en contra de la decisi贸n de fondo se denunci贸, en primer lugar, la infracci贸n de los art铆culos 37 letra e), 11, 8, 9, 10 y 38 de la Ley N° 19.342, y del art铆culo 20 del C贸digo Civil. Explica que tal yerro llev贸 a estimar que la variedad registrada no es nueva ni distinta, para lo cual se bas贸 en el hecho que en 1998 el obtentor present贸 la misma variedad a registro,
que el SAG no acogi贸 a tramitaci贸n. Tal conclusi贸n es, en su concepto, errada, ya que el art铆culo 37 de la ley del ramo entiende que la caducidad del derecho del obtentor se produce cuando se ha ordenado una inscripci贸n provisionalpor falta de antecedentes y el interesado no los presentedentro del plazo acordado, circunstancia distinta a la ocurrida en este caso. En consecuencia, no se trata de una variedad que pueda considerarse de uso p煤blico seg煤n prescribe elart铆culo 11, ya que no ha caducado el derecho del obtentor, y por ende a la fecha de la solicitud 茅sta s铆 cumpl铆a con los requisitos de novedad y distintividad.
El segundo error de derecho denunciado se refiere a la infracci贸n de los art铆culos 8, 9, 10 y 38 Ley N° 19.342 y del art铆culo 20 del C贸digo Civil, al considerar la sentencia que la variedad no era nueva ni distinta cuando se reconoci贸 su derecho a prop贸sito de una tesis presentada sobre la variedad de ciruelas Constanza en el a帽o 1999, ya que se trata de un mero estudio realizado cuando la producci贸n estaba en pleno desarrollo, sin que hasta ese entonces correspondiese a una variedad vegetal. Agrega que el requisito de novedad conforme con el art铆culo 9 de la referida ley se refiere a la comercializaci贸n de la variedad, por lo que cualquier otra circunstancia -como la realizaci贸n de estudios-, no permite descartarla. Se帽ala que el art铆culo 10 de la ley del ramo define la distintividad, en cuanto la variedad tenga caracter铆sticas diferentes a otras a la fecha de iniciarse el proceso, por lo que cualquier otro an谩lisis no es procedente y, en ese sentido, aunque otras normas tengan un concepto m谩s amplio de ella, no es admisible desatender las prescripciones de la Ley de Variedades Vegetales.
Por otro lado, en relaci贸n al rechazo de la excepci贸n de prescripci贸n, se aleg贸, en primer t茅rmino, la infracci贸n del art铆culo 160 del C贸digo de Procedimiento Civil en relaci贸n al principio dispositivo, al haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a juicio, por cuanto las demandadas pidieron la nulidad de la Resoluci贸n N° 38/03 dictada por el Comit茅 Calificador de Variedades Vegetales el 12 de noviembre de 2003, que concedi贸 provisoriamente la inscripci贸n del registro de la variedad en cuesti贸n, a pesar de lo cual, al resolver la prescripci贸n, se dispuso computar el plazo desde el otorgamiento de la inscripci贸n definitiva, en vez de hacerlo desde la resoluci贸n cuya nulidad se demand贸.
Denuncia, en segundo lugar, la infracci贸n del art铆culo 33 de la Ley de Variedades Vegetales, del art铆culo 50 de la Ley N° 19.039, y de los art铆culos 2514 y 2515 del C贸digo Civil. Explica que el inciso segundo del art铆culo 33 de la Ley N° 19.342 establece la retroactividad en materia de protecci贸n de las variedades registradas desde que se obtiene la inscripci贸n provisional, de manera que los derechos sobre su variedad rigen a contar de la Resoluci贸n 38/03, por eso es desde esa fecha que se cuentan los plazos de prescripci贸n, m谩s a煤n cuando la demanda se refiere a los vicios de esa decisi贸n. Enseguida indica que los vac铆os de la citada ley deben llenarse con la Ley N° 19.039, por la cercan铆a de las materias que regulan, y con ello debe aplicarse su art铆culo 50, que establece que las acciones de nulidad prescriben en el plazo de 5 a帽os; sin embargo, si se aplica la regla general del C贸digo Civil se llega al mismo plazo, al tenor de los art铆culos 2514 y 2515. En estas circunstancias, al haber transcurrido m谩s de 7 a帽os entre la concesi贸n provisional y la notificaci贸n de las demandas, no queda sino concluir que la acci贸n est谩 prescrita.
Indica que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que por un lado se analizaron la novedad y distintividad atendiendo a circunstancias no contempladas en la ley, y por el otro se cont贸 el plazo de prescripci贸n de manera equivocada, yerros que llevaron a rechazar la excepci贸n opuesta y acoger la demanda. Pide finalmente que se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que declare la prescripci贸n y rechace en todas sus partes la demanda.
Segundo: Que la sentencia recurrida,en cuanto al fondo, revoca el fallo de primer grado y accede a la demanda de nulidad de registro, para lo cual reemplaza en su considerando segundo los basamentos de esa decisi贸n, dejando en claro en el ordinal segundo que el requisito de distinci贸n de la variedad sometida a registro debe provenir de la comparaci贸n no s贸lo con otras sino tambi茅n con ella misma, siempre que unas u otra sean notoriamente conocidas, puesto que el cotejo s贸lo con otras deja sin sentido la segunda parte del inciso primero del art铆culo 10 de la ley del ramo, en cuanto el registro en otro pa铆s vuelve a la variedad notoriamente conocida. Por su parte, en el numeral cuarto, indica que la novedad y distintividad deben ser entendidas dentro de una perspectiva m谩s amplia que lo que describe la Ley N° 19.342, por lo que en su N° 5 hace un parang贸n con la propiedad industrial, y concluye que la novedad se destruye por la difusi贸n del invento hecha por su creador, y que el fracaso en el registro ser谩 un antecedente que har谩 decaer la segunda solicitud, ya que va en favor de la seguridad jur铆dica el que una variedad que ha sido presentada a registro no pueda ser vuelta a presentar una y otra vez.
Luego de estos raciocinios concluye, en su ordinal sexto, que la variedad Constanza deber铆a estar en dominio p煤blico desde 1997 cuando se desisti贸 de su primer intento de registro, conforme con lo previsto en los art铆culos 37 letra e) y 11 inciso final de la Ley de Variedades Vegetales, situaci贸n que,seg煤n expresa en el numeral s茅ptimo,destruye los requisitos de ser nueva y distinta, ya que no puede cumplirlos aquella que es de dominio p煤blico, y es notoriamente conocida. Adicionalmente, arguye que la circunstancia que se hayan hecho dos estudios respecto de la variedad revela que era notoriamente conocida al momento de la solicitud, motivos por los cuales decide acceder a la demanda de nulidad del Registro de la Variedad N° 38/03, de 12 de noviembre de 2003.
A su turno, la decisi贸n complementaria, que se pronunci贸 sobre la excepci贸n de prescripci贸n, indica en su motivo tercero que los hitos temporales del proceso son: a) el otorgamiento definitivo del registro, de 08 de noviembre de 2006; b) la notificaci贸n de las demandas el 25 de agosto y el 13 de septiembre, ambas de 2011. Asimismo, deja asentado que no se puede recurrir a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial como elemento integrador de la Ley de Variedades Vegetales, puesto que los plazos de protecci贸n son cuestiones fundamentales de aquellas que hacen que se haya optado por dar un tratamiento propio a la protecci贸n de variedades vegetales y no permitir el patentamiento de plantas, de lo que colige que debe recurrirse a la norma general del C贸digo Civil.
Enseguida sostiene que si la prescripci贸n se trata como un modo de extinguir las acciones, el plazo aplicable es de 5 a帽os seg煤n prescriben los art铆culos 2514 y 2515 del mencionado c贸digo, y en caso de estimarse que la nulidad ser铆a de derecho p煤blico al recaer en un t铆tulo extendido por la autoridad y oponible erga omnes, prescribir铆a en los lapsos extraordinarios de 10 a帽os previstos en el art铆culo 2511 del mismo cuerpo normativo. En ambos casos, concluye que la acci贸n no est谩 prescrita.
Tercero: Que, siendo la vigencia de la acci贸n un tema a resolver en forma previa a analizar el fondo del asunto, es que se analizar谩 en primer t茅rmino la excepci贸n de prescripci贸n opuesta por la parte demandada.
Para ello, importa se帽alar que la Ley sobre Variedades Vegetales no contempla normas sobre prescripci贸n de las acciones, como tampoco describe el procedimiento que debe seguirse para impetrar la nulidad del registro de una variedad vegetal. Ante tal carencia de disposiciones particulares, el art铆culo 38 de esa ley ordena que la nulidad del derecho del obtentor sea conocida de conformidad con las normas generales, cuesti贸n que lleva sin lugar a dudas a las disposiciones del C贸digo Civil.
Ahora bien, de las normas de ese cuerpo normativo las que resultan atingentes a esta cuesti贸n son aquellas relativas a la prescripci贸n extintiva, contenidas en los art铆culos 2514 y siguientes del C贸digo Civil, y trat谩ndose de una acci贸n ordinaria declarativa de nulidad, corresponde aplicar el plazo de cinco a帽os establecido en el art铆culo 2515.
Cuarto: Que, una vez determinado el plazo de prescripci贸n de la acci贸n de estos antecedentes, queda establecer los hitos temporales que marcan el inicio y el fin de su decurso. En cuanto a este 煤ltimo par谩metro, no reviste mayor discusi贸n que la interrupci贸n civil de la prescripci贸n se produce con la demanda judicial seg煤n expresa el art铆culo 2518 del C贸digo Civil, en la medida que cumpla con las condiciones del art铆culo 2503, esto es, que se haya notificado v谩lidamente y no se haya presentado desistimiento, declarado el abandono de la instancia, u obtenido sentencia absolutoria. De esta manera, conforme con los hechos del proceso, la prescripci贸n se interrumpi贸, respecto de las demandas impetradas por Sociedad Agr铆cola Santa Beatriz y Sociedad Agr铆cola Santa Alicia Limitada, los d铆as 25 de agosto y 13 de septiembre de 2011, respectivamente.
Quinto: Que, sin embargo, no resulta pac铆fico establecer el hito temporal desde el cual comienza a contarse la prescripci贸n, puesto que mientras la demandada lo sit煤a en la fecha de inscripci贸n provisional, los demandantes estiman que se encuentra en el registro definitivo.
Para dirimir adecuadamente este punto, es necesario analizar el procedimiento de registro de las variedades vegetales. El T铆tulo III de la Ley N° 19.342 se refiere a este punto, estableciendo las reglas del reconocimiento del derecho del obtentor. En s铆ntesis, para tal reconocimiento el peticionario debe solicitarlo cumpliendo con las formalidades y exigencias previstas por los art铆culos 20 y 21 de la ley, luego de lo cual debe sujetarse al procedimiento establecido por los art铆culos 23 a 32, que contempla la publicaci贸n de la solicitud en el Diario Oficial a fin de permitir la eventual presentaci贸n de oposiciones que, en su caso, ameritar谩n la apertura de un t茅rmino probatorio; luego, en caso de no haberse presentado 茅stas o ser rechazadas, el Comit茅 Calificador debe disponer se efect煤en las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. En ese contexto, el art铆culo 33 de la ley prescribe: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo anterior, el Comit茅 Calificador podr谩 ordenar la inscripci贸n provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del t铆tulo correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y an谩lisis de ellos. La inscripci贸n provisional regir谩 por el plazo, en la forma y dem谩s condiciones que el Comit茅 Calificador determine.
El t铆tulo provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el art铆culo 3° de esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente protecci贸n definitiva, el per铆odo de esta 煤ltima se contar谩 desde la fecha de la inscripci贸n provisional.”
Del texto de la norma antes transcrita surge que 茅sta consagra la inscripci贸n provisional como una actuaci贸n facultativa del Comit茅 Calificador, que puede ejercer en alguna de estas situaciones: cuando a煤n no se hayan acompa帽ado todos los antecedentes exigidos, o bien mientras se complete su estudio y an谩lisis. Cabe destacar, tambi茅n, que dicha inscripci贸n implica el otorgamiento del t铆tulo correspondiente, a partir del cual el obtentor cuenta con los derechos que la ley le otorga en tal calidad, de los que goza en plenitud, al punto que el per铆odo de otorgamiento definitivo se cuenta desde la concesi贸n provisional.
De lo anterior surge, indudablemente, que el hito a partir del cual se contabiliza el plazo de prescripci贸n es, en este caso, el otorgamiento provisional del reconocimiento al obtentor, puesto que es a partir de esa fecha que 茅ste comenz贸 a ejercer los derechos que la ley le reconoce, per铆odo que se imput贸 adem谩s al plazo de concesi贸n del registro una vez que se obtuvo en forma definitiva. Esto ocurre puesto que a partir de la inscripci贸n provisional comienza a surtir plenos efectos el estatuto de que goza el obtentor de la variedad vegetal, marco normativo que ciertamente se extiende a aquellas instituciones vinculadas con el nacimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones del obtentor, como lo es la prescripci贸n. Lo anterior se ve reforzado cuando se tiene en cuenta que el otorgamiento de la inscripci贸n provisional no es un tr谩mite obligatorio del procedimiento previsto en la Ley de Variedades Vegetales, sino que, de contrario, es una facultad que la Comisi贸n de Calificaci贸n puede ejercer bajo ciertos supuestos, actuando con libertad para determinar el plazo, forma y condiciones de dicha concesi贸n.
De esta forma, a partir de la inscripci贸n provisional del derecho del obtentor por parte de Godoy Puyol Agr贸nomos Asociados es que comenz贸 a correr el plazo de prescripci贸n de la acci贸n para impetrar la nulidad de la misma.
Sexto: Que, conforme con lo se帽alado, queda en evidencia que la sentencia recurrida ha incurrido en los errores de derecho denunciados, al aplicar err贸neamente el plazo de prescripci贸n previsto en el art铆culo 2514 del C贸digo Civil, cuesti贸n que llev贸 a no haber declarado la extinci贸n de la acci贸n deducida en los t茅rminos del art铆culo 2514 del mismo cuerpo normativo. Ese yerro tuvo como origen la inadvertencia de los alcances que el art铆culo 33 de la Ley N° 19.342 otorga a la inscripci贸n provisional del derecho del obtentor.
Como es posible apreciar, el referido yerro tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que motiv贸 el rechazo de la excepci贸n de prescripci贸n, en circunstancias que debi贸 ser acogida, de suerte tal que el recurso de casaci贸n en el fondo deber谩 ser acogido.
S茅ptimo: Que se hace necesario dejar constancia que, al tenor de lo razonado, no es una norma aplicable a este conflicto el art铆culo 50 de la Ley de Propiedad Industrial, al regirse la prescripci贸n de la acci贸n de nulidad del registro de una variedad vegetal por las reglas generales. Asimismo, tampoco es 煤til para resolver la cuesti贸n el art铆culo 160 del C贸digo de Procedimiento Civil, desde que el desacato de la orden de atender al m茅rito del proceso se vincula m谩s bien con una pretensi贸n de invalidaci贸n formal, que no es el caso de la que se est谩 analizando.
Finalmente, las razones dadas para acoger el recurso de casaci贸n en el fondo tornan en innecesario el an谩lisis de las cuestiones de fondo planteadas por el recurrente en el arbitrio dirigido en contra de la decisi贸n sustantiva, de manera que se omitir谩 pronunciamiento a su respecto.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil, y 17 bis B de la Ley 19.039, se acoge el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en lo principal de la presentaci贸n de fojas 1517 por el abogado don Rodrigo D铆az de Vald茅s Balbont铆n, en representaci贸n de Godoy Puyol Agr贸nomos Asociados, en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil catorce, escrita de fojas 1350 a 1359, complementada con fecha veintid贸s de abril de dos mil quince, a fojas 1508 y 1509, la que se anula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, separadamente pero sin nueva vista.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 25.682-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L. y los abogados integrantes Sres. Jean
Pierre Matus A. y Jorge Lagos G. No firma el abogado integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a diez de agosto de dos mil quince, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
__________________________________________________
Santiago, diez de agosto de dos mil quince.
De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce lo razonado en los motivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia de casaci贸n que antecede.
Y teniendo, adem谩s, presente:
Primero: Que, siendo claro que la prescripci贸n de la demanda debe contabilizarse desde la 茅poca en que fue concedida la inscripci贸n provisional de la variedad cuya nulidad se pretende, cabe precisar que ello ocurri贸 el d铆a 12 de noviembre de 2003, mediante la dictaci贸n de la Resoluci贸n 38/03. De esta manera, la notificaci贸n de las demandas, los d铆as 25 de agosto y 13 de septiembre de 2011, en ambos casos se llev贸 a cabo una vez expirado el plazo de cinco a帽os previsto por el art铆culo 2515 del C贸digo Civil para el ejercicio de las acciones ordinarias.
Segundo: Que conforme a lo anterior, las demandas de estos antecedentes no pueden prosperar, al haber operado a su respecto la prescripci贸n extintiva. De tal modo, no se emitir谩 pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por ser improcedente.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto por los art铆culos 210 y 310 del C贸digo de Procedimiento Civil, y art铆culo 38 de la Ley N潞 19.342, se declara que se acoge la excepci贸n opuesta por la demandada en segunda instancia y, en consecuencia, se declaran prescritas las demandas de nulidad impetradas por Sociedad Agr铆cola Santa Beatriz y Sociedad Agr铆cola Santa Alicia Limitada, en contra de la Resoluci贸n N° 38/03, que concedi贸 el registro para la variedad vegetal ciruela “Constanza”, con fecha 12 de noviembre de 2003, el que por ende se mantiene vigente.
En atenci贸n a lo resuelto, se omite pronunciamiento respecto del recurso de apelaci贸n deducido por la demandada a fojas 1209.
Reg铆strese y devu茅lvase con sus agregados.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 25.682-14.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L. y los abogados integrantes Sres. Jean Pierre Matus A. y Jorge Lagos G. No firma el abogado integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a diez de agosto de dos mil quince, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
