Santiago, cinco de abril de dos mil diecisiete.
Vistos:
En los autos Rol N° 35.183-16 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la demandante, EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS METRO S.A. o METRO S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión de primer grado por la cual se rechazó la demanda de oposición deducida, concediéndose el registro solicitado por Cencosud S.A. de la marca mixta METRO JUNTO A TI CENCOSUD, en clase 30, sin protección al segmento METRO y a la frase JUNTO A TI en forma aislada.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se reclama, en su primer segmento, la contravención formal del artículo 16 de la Ley N° 19.039, lo que sería el fruto de un análisis deficiente e ilógico de los antecedentes de autos que condujeron al tribunal a conclusiones equivocadas acerca del riesgo de confusión entre el signo pedido y la familia de marcas de las que es titular la oponente, las que gozan de fama y notoriedad.
Por el siguiente apartado se denuncia la infracción al artículo 20 letra f) de la aludida normativa, por falta de aplicación, dada la similitud gráfica y fonética que se advierte entre la familia de marcas METRO y el conjunto solicitado METRO JUNTO A TI, de donde surge el riesgo o peligro de error y engaño para el público que se vea enfrentado a la seña requerida.
Enseguida se alega la infracción al artículo 20 letra g) inciso tercero de la misma normativa, pues la marca mixta pedida resulta ser irregistrable, dada la identidad o similitud gráfica y fonética con las de su mandante y la conexión entre las coberturas, lo que descarta la aplicación del principio de especialidad de las marcas. Según explica, el público entenderá que el logo pedido es una nueva variante del símbolo METRO, que se destaca en la solicitud con letras blancas en un fondo rojo, sin que la adición del segmento “JUNTO A TI CENCOSUD” le otorgue fisonomía propia.
El precepto infringido, según se argumenta, solo precisa de cualquier nexo sutil entre las señas en conflicto, lo que en este caso se satisface dada la fama y notoriedad de la familia de marcas METRO, que no solo son reconocidas por el sector pertinente del público, sino por la generalidad de los consumidores. Por ello existirá una afectación de los intereses de la marca famosa, dado que va a ser utilizada por un tercero que se beneficiará por el reconocimiento alcanzado por la marca METRO.
Luego se demanda la vulneración del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, fundado en los mismos argumentos que se vienen relacionando unidos a la similitud gráfica y fonética de los signos y la fama y notoriedad de las marcas METRO y del nombre comercial de la oponente, de donde surge el riesgo de engaño al público.
Finalmente se sostiene la infracción al artículo 20 letra k) de la ley del ramo, toda vez que la pretensión de registrar una marca confusamente similar a la familia de marcas registradas METRO se presenta como un intento de aprovechamiento indebido de la reputación y reconocimiento obtenido por su mandante en el mercado.
Con tales argumentos concluye solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte el correspondiente en reemplazo que rechace la solicitud de registro METRO JUNTO A TI CENCOSUD, para distinguir productos de la clase 30.
Por el siguiente apartado se denuncia la infracción al artículo 20 letra f) de la aludida normativa, por falta de aplicación, dada la similitud gráfica y fonética que se advierte entre la familia de marcas METRO y el conjunto solicitado METRO JUNTO A TI, de donde surge el riesgo o peligro de error y engaño para el público que se vea enfrentado a la seña requerida.
Enseguida se alega la infracción al artículo 20 letra g) inciso tercero de la misma normativa, pues la marca mixta pedida resulta ser irregistrable, dada la identidad o similitud gráfica y fonética con las de su mandante y la conexión entre las coberturas, lo que descarta la aplicación del principio de especialidad de las marcas. Según explica, el público entenderá que el logo pedido es una nueva variante del símbolo METRO, que se destaca en la solicitud con letras blancas en un fondo rojo, sin que la adición del segmento “JUNTO A TI CENCOSUD” le otorgue fisonomía propia.
El precepto infringido, según se argumenta, solo precisa de cualquier nexo sutil entre las señas en conflicto, lo que en este caso se satisface dada la fama y notoriedad de la familia de marcas METRO, que no solo son reconocidas por el sector pertinente del público, sino por la generalidad de los consumidores. Por ello existirá una afectación de los intereses de la marca famosa, dado que va a ser utilizada por un tercero que se beneficiará por el reconocimiento alcanzado por la marca METRO.
Luego se demanda la vulneración del artículo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, fundado en los mismos argumentos que se vienen relacionando unidos a la similitud gráfica y fonética de los signos y la fama y notoriedad de las marcas METRO y del nombre comercial de la oponente, de donde surge el riesgo de engaño al público.
Finalmente se sostiene la infracción al artículo 20 letra k) de la ley del ramo, toda vez que la pretensión de registrar una marca confusamente similar a la familia de marcas registradas METRO se presenta como un intento de aprovechamiento indebido de la reputación y reconocimiento obtenido por su mandante en el mercado.
Con tales argumentos concluye solicitando que se acoja el recurso, se invalide el fallo recurrido y se dicte el correspondiente en reemplazo que rechace la solicitud de registro METRO JUNTO A TI CENCOSUD, para distinguir productos de la clase 30.
Segundo: Que sobre la materia propuesta en el recurso la sentencia resolvió rechazar la oposición fundada en el artículo 20 letra g) inciso tercero de la ley de Propiedad Industrial por cuanto los antecedentes aportados por la demandante resultan insuficientes para establecer una conexión entre los productos que pretende amparar la marca solicitada y los servicios protegidos por la familia de marcas METRO.
Con los mismos argumentos se descarta la oposición basada en el artículo 20 letra f) de la referida ley, porque no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir, habida cuenta de la especial configuración con que se presentan las marcas, las que logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible. Si bien las marcas comparten el término METRO, los complementos que incorpora cada una da lugar a signos independientes, dueños de identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado.
La oposición fundada en el artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, se desestimó dada la falta de antecedentes que permitan tener por configurados sus presupuestos.
A tales reflexiones el fallo de alzada añade que la oponente no ha acreditado haber comercializado productos o prestado servicios más allá de los propios de tren de pasajeros, por lo que la pretendida fama y notoriedad que reclama resulta insuficiente para alcanzar a productos diferentes y no relacionados con las coberturas que comprende su giro y explotación habitual.
En todo caso, como el signo solicitado incluye la marca CENCOSUD, no se advierte riesgo de error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los productos que se pretende amparar.
En síntesis, concluye, se ha aplicado de manera correcta el principio de especialidad de las marcas.
Con los mismos argumentos se descarta la oposición basada en el artículo 20 letra f) de la referida ley, porque no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir, habida cuenta de la especial configuración con que se presentan las marcas, las que logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible. Si bien las marcas comparten el término METRO, los complementos que incorpora cada una da lugar a signos independientes, dueños de identidad y fisonomía propia, lo que permite presumir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado.
La oposición fundada en el artículo 20 letra k) de la Ley de Propiedad Industrial, referido a la protección eficaz contra los actos de competencia desleal, se desestimó dada la falta de antecedentes que permitan tener por configurados sus presupuestos.
A tales reflexiones el fallo de alzada añade que la oponente no ha acreditado haber comercializado productos o prestado servicios más allá de los propios de tren de pasajeros, por lo que la pretendida fama y notoriedad que reclama resulta insuficiente para alcanzar a productos diferentes y no relacionados con las coberturas que comprende su giro y explotación habitual.
En todo caso, como el signo solicitado incluye la marca CENCOSUD, no se advierte riesgo de error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los productos que se pretende amparar.
En síntesis, concluye, se ha aplicado de manera correcta el principio de especialidad de las marcas.
Tercero: Que entre las disposiciones invocadas por el oponente y respecto de las cuales se reclama su contravención formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en su letra f), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el “peligro de confusión”. El citado artículo dispone que no se podrán registrar los signos “que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.
Cuarto: Que la confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen.
El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o engañado.
El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o engañado.
Quinto: Que concretando estos conceptos al caso en estudio, no hay duda de la semejanza existente entre los signos en pugna, pues lo relevante del conjunto solicitado es el elemento “METRO”, íntegramente coincidente con la palabra característica con que la demandante y recurrente formula oposición a la pretensión marcaria, amparada en múltiples versiones del referido vocablo, que posicionan en cada caso a dicho componente -METRO- de un modo central, al igual que la seña pedida.
Sexto: Que la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial contiene una causal residual de prohibición de registro, que se ha estimado cobra operatividad cuando no se presentan los presupuestos copulativos de los motivos de irregistrabilidad de las letras g) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.
Tal es la hipótesis concurrente, ya que la particular semejanza de las imágenes exige que se efectúe un análisis de probabilidad de confusión que justifique completamente la conclusión que se sostenga en el fallo. En la especie, la iconografía que caracteriza al registro pedido está constituida por la expresión METRO, en letras blancas sobre un fondo rojo, que genera de inmediato una asociación con la familia de marcas de la oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominación METRO, de lo que deriva la posibilidad de errores y confusiones en el público y descarta una coexistencia pacífica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podría acudir no salva el riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del símbolo no se cumpla, cual es, identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico
Tal es la hipótesis concurrente, ya que la particular semejanza de las imágenes exige que se efectúe un análisis de probabilidad de confusión que justifique completamente la conclusión que se sostenga en el fallo. En la especie, la iconografía que caracteriza al registro pedido está constituida por la expresión METRO, en letras blancas sobre un fondo rojo, que genera de inmediato una asociación con la familia de marcas de la oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominación METRO, de lo que deriva la posibilidad de errores y confusiones en el público y descarta una coexistencia pacífica en el mercado, pues el elemento relevante al que se podría acudir no salva el riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del símbolo no se cumpla, cual es, identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico
Séptimo: Que, en cuanto a la conexión entre los signos, parámetro comprendido en la letra f) del artículo 20 de la ley, cabe señalar que el vocablo METRO, inserto de manera relevante en la seña pedida, genera una inevitable asociación con la marca oponente, cuyo posicionamiento en el mercado es un hecho declarado por el fallo, lo que facilita el recuerdo de la marca y un riesgo de confusión inevitable que impide el registro.
Octavo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en un manifiesto error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente el motivo de prohibición de registro del artículo 20 letra f), a saber, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador -siendo irrelevante a efectos de lo que se decidirá extenderse a las causales del artículo 20 letras g) y k)-, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.
Noveno: Que en atención a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en representación de EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A., contra la sentencia de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, escrita a fojas 149, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 35.183-16.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 35.183-16.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, cinco de abril de dos mil diecisiete.
Que en atención a lo razonado es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento Cuarto, que se suprime.
Se reiteran, asimismo, los fundamentos Tercero a Séptimo del fallo de casación que antecede.
Y teniendo en su lugar y, además, presente:
Que la identidad del signo mixto solicitado con las marcas del oponente, de lo que deriva la conexión entre el origen empresarial de las respectivas coberturas, son circunstancias que resultan determinantes para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes y servicios a que se refieren, de manera que la seña pedida, en la clase que se pretende registrar, resulta insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir en el mercado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de siete de septiembre de dos mil quince, escrita a fojas 127, en cuanto por ella se resolvió rechazar la oposición de EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial y en su lugar se decide que esta queda acogida, rechazándose en definitiva íntegramente el registro de la marca mixta METRO JUNTO A TI CENCOSUD, pedida por Cencosud S.A., para distinguir, en clase 32, los productos singularizados en la solicitud N° 1108812, de 28 de mayo de 2014, que rola a fojas 1.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.
Rol N° 35.183-16.
