Santiago, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.
Vistos:
En estos autos Rol N° 68813-16 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039 de 2006, el demandante, Jaguar Land Rover Limited, recurre de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que revocó la decisión en alzada del señor Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y, en su lugar, rechazó íntegramente la demanda de nulidad de la marca “JAGUAR”, en la clase 03, inscrita a nombre de Laboratorios Arensburg S.A.I.C. Declarado admisible el recurso, se ordenó traer los autos en relación a fojas 211.
Primero: Que el recurrente denuncia como conculcados los artículos 19, letras f) y g) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que es titular en el extranjero de registros sobre la marca Jaguar para distinguir productos de la clase 3, desde mucho antes que el signo impugnado, siendo su creador, siendo fonéticamente idéntico al del solicitante, por lo que no tiene la capacidad de distinguirse, máxime si se considera que se trata de una cobertura igual o relacionada con la marca extranjera, por lo que no reunía los requisitos del mencionado artículo 19. Respecto de la letra g) del artículo 19, se acreditó el uso de la marca para la clase 3 en Estados Unidos desde 1988, uso que continuaba al tiempo de la renovación del registro, además que se acompañó pruebas de publicidad y comercio de los productos en diversas páginas web, por lo que se probó que la marca es utilizada por el recurrente y goza de fama y notoriedad para distinguir productos de la clase 3.
Por ello, los sentenciadores infringen la norma de la letra g) al establecer la exigencia respecto del país de origen, requisito que no se encuentra en la norma y además porque se probó el uso de la marca en el Reino Unido y en la Unión Europea. Expresa que también se infringe la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, pues la fama y notoriedad de la marca Jaguar trasciende los automóviles y hacen pensar que los productos con ese nombre de la clase tres son o están autorizados por Jaguar Land Rover Limited. Señala que no debe considerarse que existan otras marcas Jaguar a nombre de otros titulares, en otras clases del clasificador internacional, porque pueden deberse a distintas circunstancias. Culmina pidiendo se invalide el fallo objetado, dictándose otro de reemplazo que acoja la oposición en todas sus partes y rechace el registro de la marca solicitada en autos.
Segundo: Que según consta de los antecedentes, Jaguar Land Rover Limited solicitó la nulidad del registro N° 801.100 de la marca “JAGUAR”, denominativa, que ampara preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, de la clase 3, otorgado a Laboratorios Arensburg S.A.I.C., y esta última, solicitó el rechazó de ella y que se mantuviera la vigencia del mencionado registro.
Tercero: Que sobre lo propuesto en el recurso, el fallo resolvió que respecto de la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, de la lectura de los certificados de registros acompañados, se acredita que el actor tiene reconocida la marca Jaguar para distinguir productos de la clase 3 en el Reino Unido desde 1997 y otros países que menciona, como también es titular de esa marca para distinguir productos de la clase 7, 9 y 12 en varios países. Pero respecto del uso real y prolongado de la marca Jaguar para distinguir productos de la clase 3 en el país de origen Reino Unido, con la prueba acompañada, un catálogo de merchandise de diversos productos y catálogos y publicidad de revistas, la primera sin fecha y las restantes de los años 2011 y 2012, no se acreditó que esta marca haya sido usada de forma real y prolongada en el Reino Unido para distinguir productos de la clase 3.
El demandante logró acreditar ciertos requisitos de la marca para distinguir productos de la clase 3, pero no un uso real y prolongado en su país de origen o en otros con antelación a la inscripción del registro impugnado en Chile. Además, señala que el demandado acreditó la comercialización de productos de la clase 3 con esa marca y que ha invertido recursos en publicidad desde 2008, siendo titular de otras marcas que comienzan con ese signo como Jaguar by Italo Cirri for men, como también la marca es utilizada por terceros en otras clases.
Por lo anterior, concluye que no se acreditó que la marca “Jaguar” sea famosa y notoria en relación con productos de la clase 3. En lo que se refiere a la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, expresa que no se aprecia como el signo registrado sería inductivo a error o engaño respecto al origen empresarial de los productos de la clase 3, que distingue al registro impugnado.
Cuarto: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados además los motivos del fallo que evidencian los fundamentos de lo decidido, es preciso tener en consideración que la materia en discusión debe ser analizada desde los parámetros que proporciona la rama del derecho en que se inserta la decisión reclamada y, por ende, dentro de los márgenes doctrinariamente establecidos en el derecho marcario para el examen de la marca que se pretende sea registrada, a saber, el uso de los signos en conflicto, la apreciación global, que consiste en que éstos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos del mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; el elemento relevante o principal; y la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto. Todo ello, además, vinculado con los principios inspiradores y formativos del derecho marcario.
Quinto: Que en lo concerniente a la letra g) del artículo 20, el arbitrio expresa que “acreditó el uso de la marca para la clase tres en diversos países, entre ellos el Reino Unido, que es el país de origen”, sin embargo, el fallo de segundo grado estableció que la causal de irregistrabilidad mencionada requiere la concurrencia de ciertas condiciones copulativas, las que no ha sido acreditadas en su totalidad, particularmente no probó que la marca “JAGUAR” “ha sido usada profusamente con antelación a la inscripción del registro impugnado en Chile, en su país de origen Gran Bretaña o en otros”, hechos cuyo establecimiento no se ha denunciado se haya realizado con infracción a las normas reguladoras de la prueba, los que por ende no pueden ser modificados en esta sede de casación y que dejan sin sustento la causal de irregistrabilidad que esgrime el recurso.
Sexto: Que, el recurrente sostiene que la marca “JAGUAR” trasciende la fama y notoriedad de los automóviles y hacen pensar que los productos con ese nombre de la clase 3 son o están autorizados por Jaguar Land Rover Limited, afirmación que se funda únicamente en su particular y subjetivo cotejo de las marcas en conflicto y en lo que supone será la conducta de los consumidores enfrentados a ellas, opinión que no es el resultado de la aplicación de alguna regla legal o principio de la especialidad que necesariamente haya debido llevar a los jueces de la instancia a igual conclusión. Es más, la diversidad de productos que abarca esta clase 3 y que no se acreditó esa fama y notoriedad para estos productos, como lo expresan los sentenciadores, es lo que permite descartar la posibilidad de error o confusión en el público consumidor de los respectivos productos.
Séptimo: Que, las conclusiones reseñadas en el motivo Tercero que precede, estudiadas en la forma y conforme a las directrices que se han expresado, aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, el análisis efectuado por los jueces del fondo para desechar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad fundantes de la oposición aparece acorde a derecho, fruto de un razonamiento realizado dentro de los deslindes normativos de esta rama del derecho.
Octavo: Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, escrita a fojas 182 y siguientes. Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 68.813-16
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C., Lamberto Cisternas R., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firma el Abogado Integrante Sr. Lagos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
