Santiago, veinte de diciembre de dos mil diecisiete.
Vistos:
En los autos Rol N° 33.864-2017 de esta Corte Suprema, referidos a un
procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, el abogado don Hernán
Ríos de Marimón en representación de la Fundación Pablo Neruda, titular d ela
expresión ya registrada “La Sebastiana” en Chile, dedujo recurso de casación
en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veintitrés
de mayo del presente año, escrita a fojas 52, que confirmó la decisión de
primer grado, que acogió el registro de la marca mixta “La Sebastiana” para la
clase 33, rechazando la oposición
deducida por la aludida oponente, titular del
mismo signo, para productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41.
Declarado admisible el recurso, a fojas 82 se trajeron los autos en
relación.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia la contravención de lo
dispuesto en los artículos 19 y 20 letra f) de la Ley 19.039.
Expresa que la causal de irregistrabilidad invocada no requiere la
existencia previa de un registro de marca, tal como lo señalan las Directrices
de INAPI, pues el signo solicitado provocara confusión o error en el público
consumidor sobre el origen empresarial de los productos que se busca
distinguir, debiendo considerarse que la demandante, conforme a sus
estatutos, es la encargada de difundir y perseverar el legado poético, artístico y
humanista de Pablo Neruda.
En tal sentido debe tenerse presente que la fundación es la titular de los
derechos marcarios del poeta y la expresión La Sebastiana en Chile se le
vincula a Pablo Neruda, pues es una de sus casas, ubicada en Valparaíso, por
lo que los consumidores, al verse enfrentados a una marca de vinos del mismo
nombre, la relacionaran con el origen empresarial de la familia de signos registrados en torno a la figura del vate, constituyendo una excepción al
principio de especialidad marcaria invocado por los sentenciadores.
Tal confusión aumenta, si se considera que la recurrente es titular de la
marcas “Neruda” y “Pablo Neruda” para distinguir productos de la clase 33,
pudiendo perfectamente el público relacionar el signo solicitado “La
Sebastiana” con la Fundación Pablo Neruda.
Por ello, solicita que se invalide el fallo impugnado y en su reemplazo se
rechace el registro pedido.
Segundo: Que sobre la materia propuesta en el recurso, el fallo dictado
por el Tribunal de Propiedad Industrial confirma el del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial que resolvió rechazar la oposición fundada en la letra f) del
artículo 20 de la Ley N° 19.039, aduciendo “que el ámbito de protección de la
marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos
operativos de los registros oponentes y teniendo en cuenta el principio de
especialidad de las marcas, la cobertura de la marca oponente y el hecho que
los rubros y canales de distribución de las empresas en pugna son distintos, se
puede presumir fundadamente que es perfectamente posible su coexistencia
pacífica en el mercado”.
Agrega, que no hay “justificación suficiente para estimar que la
existencia de la marca pedida en la clase 33, no será motivo de confusión,
error o engaño en el público consumidor” y “que la notoriedad que se le puede
atribuir al poeta Pablo Neruda, no está vinculada a la clase 33, de manera que
no se ve cómo podría, en el caso de autos, superarse el principio de
especialidad de las marcas para no hacer la relación de coberturas antes
aludida”.
Tercero: Que una vez conocidas las razones de invalidación
presentadas por el recurrente, y determinados además los motivos de la
sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario
establecer los márgenes sobre los cuales debe realizarse el análisis jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación del derecho al caso en estudio ha
sido correcta o incorrecta.
En tal orden de cosas, cabe consignar que en el proceso de oposición
de marcas debe estarse a los requisitos contemplados por las hipótesis de
prohibición invocadas por el contendiente al registro, oportunidad en que los
criterios propios del derecho marcario imponen su evaluación teniendo en
consideración que, en el presente caso, se alega titularidad sobre una marca
que, conforme se sostiene, guarda identidad gráfica y fonética con la solicitada.
Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los signos en conflicto, que debe
ser entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece
en la realidad cumpliendo sus funciones propias, es decir, diferenciar
directamente y/o identificar la procedencia y/o calidad de productos, servicios o
establecimientos; la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que
el signo ha sido introducido en el mercado con conocimiento relativo por los
consumidores y usuarios; y que la marca creada tenga entidad marcaria, o sea,
que se sujete al cumplimiento de los requisitos sustantivos de registrabilidad.
Otro aspecto a considerar es la relación de coberturas, lo que implica el
análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto,
siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y,
como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los
productos o servicios específicos amparados por ambas señas.
Cuarto: Que, la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo,
considerada como norma fundante de la invalidación, es importante tener en
consideración que el riesgo de error o engaño que se alega se relaciona con la
procedencia empresarial de los productos, contingencia que no concurre en
este caso, por cuanto el signo pedido únicamente evoca los productos a
distinguir, sin llegar a describirlos, lo que unido a que se refiere a productos de
la clase 33, cobertura que difiere al signo registrado que se refiere a productos
de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41, lo hace claramente distintivo. En esas circunstancias, cabe concluir la inexistencia del error de
derecho denunciado en el arbitrio, en cuanto los sentenciadores del grado
estimaron de forma correcta que no concurre la causal de prohibición de
registro del literal f) del citado artículo 20 del cuerpo normativo en referencia, ya
que no existe riesgo de error o engaño respecto del origen de los productos
que se ofrecerán mediante el signo que se busca amparar. Así, también se
disipa la posibilidad de contravención del artículo 19 de la Ley 19.039, ya que
la marca mixta solicitada está dotada de la distintividad necesaria que lo hace
susceptible de protección.
Quinto: Que por las razones esgrimidas queda de manifiesto que los
sentenciadores no incurrieron en los errores de derecho que se advierten en el
recurso de nulidad, por lo que éste habrá de ser desestimado.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de
Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido
en lo principal de fojas 58, por el abogado don Hernán Ríos de Marimón en
representación de la Fundación Pablo Neruda, contra la sentencia de veintitrés
de mayo de dos mil diecisiete, que rola a fojas 52.
Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Künsemüller
y Cisternas, quienes estuvieron por acoger el recurso y desestimar, en
definitiva, el registro del signo “La Sebastiana” solicitado para la clase 33, en
virtud de las siguientes consideraciones:
1°) Que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en su letra f),
establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad
y que consiste en el “peligro de confusión”. El citado artículo dispone que no se
podrán registrar los signos “que se presten para inducir a error o engaño
respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases
cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos
bienes, servicios o establecimientos”.
2°) Que la confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de
distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la
creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen
empresarial de productos o servicios que no lo tienen.
El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una
marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa,
fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización
de su producto o servicio y el del consumidor a no ser confundido o engañado.
3°) Que aplicando estos conceptos al caso en estudio, no hay duda de la
identidad existente entre los signos en pugna, pues “La Sebastiana” está
íntegramente contenida en la marca con que la demandante y recurrente
formula oposición a la pretensión marcaria y en lo que difieren es los productos
y servicios amparados.
4°) Que la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial
contiene una causal residual de prohibición de registro, que se ha estimado
cobra operatividad cuando no se presentan los presupuestos copulativos de los
motivos de irregistrabilidad de las letras g) y h) del artículo 20 de la Ley de
Propiedad Industrial.
En lo fundamental la norma prohibitiva indicada cumple la función de
proteger al consumidor de erradas adquisiciones a consecuencia de confiar en
una supuesta procedencia del producto, de modo que es claro que no puede
abandonarse tal criterio central y permitir la oferta de bienes avalada en una
identidad marcaria como la de la especie, en que las expresiones coinciden
íntegramente, sin que la diferencias en la cobertura de los servicios y productos
amparados logren dar origen a un signo independiente y con fisonomía propia.
En ese contexto, era razonable presumir que la coexistencia del signo
solicitado inducirá a todo tipo de confusión, error o engaño a los consumidores,
pues carece de identidad propia que permita identificar con precisión y claridad
el origen de los productos que ampara, condiciones que hacían procedente los motivos de irregistrabilidad invocados en la demanda, aceptándose en
definitiva el registro de una marca jurídicamente improcedente.
En la especie, la iconografía que caracteriza al registro pedido está
constituida por la expresión La Sebastiana, en letras y una mujer con una copa
de vino, que genera de inmediato una asociación con la familia de marcas de la
oponente, todas las cuales giran en torno a la misma denominación La
Sebastiana o la figura del poeta Pablo Neruda, de lo que deriva la posibilidad
de errores y confusiones en el público y descarta una coexistencia pacífica en
el mercado, pues el elemento relevante al que se podría acudir no salva el
riesgo, lo acrecienta, y provoca que el fin del símbolo no se cumpla, cual es,
identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados
a un fin o producto específico.
5°) Que, en cuanto a la conexión entre los signos, parámetro
comprendido en la letra f) del artículo 20 de la ley, cabe señalar que el vocablo
La Sebastiana, que comprende íntegramente la seña pedida, genera una
inevitable asociación con la marca oponente, cuyo posicionamiento en el
mercado es un hecho declarado por el fallo, lo que facilita el recuerdo de la
marca y un riesgo de confusión inevitable que impide el registro.
6°) Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en un
manifiesto error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que
regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que
hacían procedente el motivo de prohibición de registro del artículo 20 letra f), a
saber, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a
un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva
condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la disidencia sus autores.
Nº 33864-17. Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos
Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O.,
y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y
el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la
causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente,
respectivamente.
En Santiago, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
