Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS:
En este procedimiento especial N° 34.086-2017, regido por la ley N°
19.039 de 2006, la oponente S.A.C.I. Falabella recurre de casación en el fondo
contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquél en
alzada, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que, a su
vez, aceptó a registro la solicitud de la marca TOTUM, en clase 33, pedida por
Chen Sheng Da, permitiendo su coexistencia con el sello TOTTUS inscrito a
nombre de la oponente.
Declarado admisible el arbitrio, se
trajeron los autos en relación a
fojas 108.
CONSIDERANDO:
Primero: Que el libelo censura conculcados los artículos 16, 19 y
20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, para que se invalide el dictamen refutado
y por lo que toca a la vulneración del artículo 19, expresa que el signo
aprobado no acató los requisitos determinados por esta disposición, pues no es
una señal novedosa, ya que existen otras registradas muy semejantes
(TOTTUS); no es un rótulo característico en comparación a los distintivos de la
oponente, sin poder cumplir su función de distinguir entre uno y otro.
Luego, en lo que concierne al quebrantamiento del artículo 20, letra
f), de la mencionada ley, atendido que la recurrente mantiene efigies
registradas con productos muy similares y vinculados en las clases 32 y 33,
susceptibles de inducir a error o engaño. Un nuevo reproche descansa en la
transgresión de la letra h) del mencionado artículo 20, por cuanto los trazos en
conflicto son gráfica o fonéticamente parecidos y pueden confundirse. Además,
abarcan la misma especie de productos, sin que sea posible distinguirse por la
cobertura, dado que no tiene elementos suficientes que permitan diferenciarlo,
de modo que genera error o engaño sobre el origen empresarial.
Segundo: Que termina, por reclamar violentadas las pautas
reguladoras de la prueba, con arreglo al artículo 16 de la ley N° 19.039, desde
que los sentenciadores desatendieron razones puramente lógicas, puesto que
la oponente presentó numerosos antecedentes probatorios para sustentar su
pretensión, los que no fueron considerados.
Concluye con la petición que se acoja el recurso interpuesto, se
anule el fallo atacado y se extienda el de reemplazo que desestime el registro
de la huella “TOTUM”.
Tercero: Que, para la acertada solución de la controversia, es
menester recordar que los juzgadores desecharon la oposición de S.A.C.I.,
titular del cuño TOTTUS para discernir bebidas alcohólicas (excepto cerveza),
clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol;
bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas, clase 32, al requerimiento de registro impetrado por Chen
Sheng Da para la divisa TOTUM, con cobertura para vino; espirituosos
(bebidas; brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos
alcohólicos; aperitivos; ark, sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero);
alcohol de arroz; licores, de la clase 33, sobre la elucubración que la supresión
de la letra T y la sustitución de la letra final S por M, contribuye a favor de la
diferencia entre una y otra contraseña, circunstancia que da lugar a inferir de
forma racionalmente fundada que es perfectamente factible una coexistencia
pacífica en el mercado, asevera que es dable advertir diferencias gráficas y
fonéticas que permite distinguirlos y por ello no se aprecia como el letrero
pedido podría ser inductivo a error o confusión, en torno a la cualidad, el
género o el origen de la cobertura a distinguir, por lo que no concurren las
causales consagradas en las letras f) y h) del artículo 20 de la ley N° 19.039.
Cuarto: Que, a su turno, los jueces ad quem confirmaron el laudo
en revisión, cuando aducen que entre las leyendas mixtas Tottus, clase 33 y
Tottus, clase 32, de la oponente y el marbete denominativo TOTUM, es posible
3
captar diferencias gráficas y fonéticas suficientes, las que sumadas a los
componentes figurativos que las señas de la demandante presentan, habilita
colegir la coexistencia pacífica de ellos, sin inducir en confusión, error o engaño
en los consumidores acerca del origen empresarial de los productos.
Quinto: Que apenas conocidos los argumentos de invalidación
desarrollados por la recurrente, y desplegados además los fundamentos de lo
decidido, se hace necesario deslindar los márgenes sobre los cuales debe
construirse el diagnóstico jurídico, con el objeto de determinar si la aplicación
del derecho a la situación sub lite ha sido la correcta o no.
Sexto: Que en este orden de ideas, conviene dejar en claro que en
el proceso de oposición de marcas debe estarse a las exigencias
contempladas por las hipótesis de prohibición alegadas por la contendiente al
registro, oportunidad en que los cánones propios del derecho marcario
imponen su evaluación, sin olvidar que en la actual disputa se proclama
titularidad sobre una carátula que, según se reclama, guarda parecidos gráficos
y fonéticos con la solicitante, con sectores de protección coincidentes. Por ello,
interesa comparar, entonces, el uso de las efigies en discordia, que cabe
entender como los actos mediante los cuales una signatura en realidad cumple
sus funciones propias, es decir, diferenciar directamente y/o identificar la
procedencia y/o calidad de productos, servicios o establecimientos; la
relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, que implica que la imagen ha sido
introducida en el comercio con conocimiento relativo por los consumidores y
usuarios; y que los símbolos creados tengan entidad marcaria, o sea, que
reúnan las exigencias sustantivas de registrabilidad.
Otro aspecto a tener en cuenta estriba en la vinculación de
coberturas, que envuelve el cotejo de las esferas de resguardo que
comprenden los caracteres en discrepancia, resulta útil insertar en el estudio la
clase para la que se requieren y, como se ha resuelto previamente por esta
4
Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por
las enseñas.
Séptimo: Que en lo atinente a los capítulos de casación propuestos
por la oponente, cabe destacar que no se discute que lo pedido por Chen
Sheng Da es el registro del cartel TOTUM para la clase 33, en tanto que la
oponente es titular del lema TOTTUS para la misma clase y para la clase 32.
Esta contextualización revela la analogía gráfica, así como su afinidad fonética
parcial, en términos tales que surge manifiesta la identidad de las dos, de
manera que en este escenario fáctico, importa escudriñar el presupuesto de
irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la ley N° 19.039, cuando
prohíbe inscribir viñetas “iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de
forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente
solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento
comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clase relacionadas”.
Octavo: Que en concordancia con el precepto recién transcrito y
con lo anotado en el raciocinio precedente, sin entrar a debatir la ponderación
de la prueba, queda claramente acreditado que la rotulación solicitada y la
registrada encierran semejanzas gráficas y fonéticas, ya que comparten la zona
inicial y protagónica “TOT”, sin que el que le sigue en la inscripción pedida
(UM) le confiere distintividad, de suerte que resulta forzoso plantear la
posibilidad de confusión con el de la recurrente, que asimismo goza de fama y
notoriedad en el mercado y entonces la causal entablada por la oponente se
constata en plenitud.
Es así como el pronunciamiento reprobado incurrre en error de
derecho al prescindir de aplicar el literal h) del artículo 20 de la Ley sobre
Propiedad Industrial a la denominación requerida, desde el momento que
concurren todos sus supuestos, equivocación que influye sustancialmente en lo
5
dispositivo de lo resuelto, toda vez que significó negar lugar a una oposición
susceptible de ser aceptada a cabalidad.
Noveno: Que, esta premisa aparece reforzada si se repara que un
hecho tampoco debatido radica en la coincidencia de cobertura de las clases
en conflicto, de modo que asegurada la semblanza entre una y otra, no ofrece
duda que la aceptación a registro de la alegoría impetrada produciría una
inevitable confrontación, porque existen bastantes simetrías entre ellas que
inhiben su amable ocurrencia en el mercado.
Décimo: Que, en mérito de lo discurrido, al mediar coincidencia
entre la cobertura que procura la marca pedida con aquella que representa la
sostenida por la oponente, resulta indudable que, amén de las paridades
presentes entre ambas, el sello requerido se presta para inducir a error o
engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los productos
de la clase 33 para los cuales fue pedida, lo que desde luego obsta a su
presentación en el mercado, en virtud de lo cual el dictamen criticado ha
atropellado el artículo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, al
conceder un registro marcario, sin valorar que los acontecimientos
comprobados muestran la confluencia de causales de irregistrabilidad que
obstruyen su otorgamiento.
Y a la luz de lo elucidado, el arbitrio intentado debe progresar, en
vista de lo cual se impone su acogimiento.
Undécimo: Que las disquisiciones expuestas hacen innecesario
abocarse al estudio de la contravención al artículo 16 de la Ley de Propiedad
Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, porque lo
controvertido no es fáctico, debido a que la cuestión se reduce a descartar
motivos de irregistrabilidad ante el riesgo de confusión, tarea que debe
efectuarse mediante la ponderación de las características de las imágenes en
contienda.
Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo prevenido
en los artículos 764, 765, 767, 783, 784, 785 y 805 del Código de
Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo promovido en
lo principal de la presentación de fojas 85, contra la sentencia de diecisiete de
mayo recién pasado, escrita a fojas 84, la que se anula y se la reemplaza por la
que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm, quien
fue del parecer de rechazar el recurso intentado teniendo para ello en
consideración que al determinar la distintividad de una marca en relación a
otra, ellas deben ser analizadas como un todo. En consecuencia, si bien la
denominación pedida puede estar compuesta de expresiones algunas de las
cuales pueden ser idénticas a la invocada por la oponente, aquélla puede ser
perfectamente registrable, decisión a la cual es posible de arribar considerando
la especial conformación -mixta- del signo del oponente, lo que le permite
concluir que la solicitud de autos no se enmarca en las causales de
irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar
productos en el mercado sin generar los riesgos de confusión que tales normas
cautelan, siendo, por tanto, idóneo para tal fin, lo que desde luego amerita su
protección marcaria.
Regístrese.
Redacción del abogado integrante señor Rodríguez y de la
disidencia, su autor.
Rol N° 34.086 - 2017.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos
Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O.,
y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y
el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de
la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente,
respectivamente. En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se
incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
De conformidad con lo ordenado en el artículo 785 del Código de
Procedimiento Civil y en la resolución que antecede, se extiende el siguiente
fallo de reemplazo:
VISTOS:
Del pronunciamiento apelado se reproduce únicamente su sección
expositiva; y del de casación que precede, se repiten las reflexiones signadas
entre los ordinales cuarto a noveno inclusive.
Y se tiene, en su lugar y además, presente:
Que la marca TOTUM para diferenciar vino; espirituosos (bebidas;
brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos alcohólicos;
aperitivos; ark, sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz;
licores, de la clase 33, amén de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con el
sello “TOTTUS”, registrado por la oponente para discernir bebidas alcohólicas
(excepto cerveza), clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras
bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para elaborar bebidas, clase 32, toda vez que comparten la
franja preliminar y protagónica “TOT”, sin que aquella que le sigue en el signo
solicitado (UM) le otorgue distintividad y presenta un claro vínculo de cobertura
con la que se levanta en su contra, lo que en lo inmediato generará confusión
entre las expresiones en divergencia y la posibilidad de error o engaño en los
consumidores sobre la cualidad de las mercaderías y la procedencia
empresarial de las mismas, circunstancias que traba su protección marcaria.
Por estas consideraciones y visto, además, lo prescrito en los
artículos 16, 19 y 20, letras f) y h), de la ley N° 19.039, se revoca la sentencia
apelada de trece de diciembre de dos mil dieciséis, que se lee a fojas 44, que
desechó la demanda de oposición y accedió al registro solicitado y, en su lugar,
se decide que se rechaza íntegramente la petición de fojas 1 y 2.
8
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm quien,
sobre la base de lo expresado en su disidencia consignada en la sentencia de
casación, estuvo por confirmar la sentencia apelada.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción del abogado integrante señor Rodríguez.
Rol N° 34.086 - 2017.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos
Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., y
el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el
Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la
causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente,
respectivamente.
En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
-------------------
ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
