Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
Vistos:
En los autos Rol N° 19.251-2017 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, el abogado don Arturo Covarrubias Vargas en representación de Noi Hotels S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión de primer grado, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que aceptó a registro la solicitud de la marca HARE NOI RAPA NUI, en clase 43, pedida por Pedro Pablo
Edmunds Paoa, permitiendo su coexistencia con las marcas NOI y NOI VITACURA inscritas a nombre de la oponente. Declarado admisible el citado arbitrio, se ordenó traer los autos en relación a fojas 227.
Considerando:
Primero: Que el recurso denuncia como infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Expresa que los sentenciadores omitieron aplicar las normas indicadas, pues el recurrente fue quien creó, ha usado y posicionado el signo NOI para los servicios indicados en la solicitud y otros relacionados, presentando similitudes con la marca solicitada “HARE NOI RAPA NUI”, lo que impide que el público consumidor pueda fácilmente distinguirlas, más si se considera que el elemento “RAPA NUI” hace referencia al lugar donde la recurrente ofrece sus servicios, por lo que puede inducir a engaño, error y confusión en el público. Señala que los signos en conflicto son similares gráfica y fonéticamente, pues comparten el segmento NOI, que por sí sólo puede generar confusión en el mercado, sin que los segmentos HARE y RAPA NUI le otorguen distintividad a la marca comercial solicitada, más si se considera que la cobertura ampara los mismos servicios de la clase 43. Por lo anterior, concluye que de haber aplicado correctamente estas normas, los sentenciadores habrían rechazado la marca solicitada por ser incompatible con los signos fundantes de la oposición o que puede inducir a error respecto de la procedencia de los servicios. Termina solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que dé lugar a la demanda de oposición y rechace a registro la marca solicitada.
Segundo: Que según consta de estos antecedentes, Pedro Pablo Edmuns Paoa solicitó el registro de la marca denominativa HARE NOI RAPA NUI, en clase 43, para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. Por su parte, el recurrente, formuló oposición al registro pedido argumentando ser titular de la marca “NOI VITACURA” para la misma clase 43 y del signo “NOI” para servicios y productos de las clases 3, 16, 21, 24, 25, 32, 34 y 39, argumentando que dado que las marcas presentan casi identidad gráfica y fonética y que coinciden en los ámbitos de protección, provocará errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.
Tercero: Que sobre la materia propuesta en el recurso, la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, confirmó el fallo de primer grado, rechazando la oposición fundada en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Así, sostiene que respecto a la letra h), inciso primero de la mencionada disposición, “la sola adición al signo pedido de las voces HARE RAPA NUI, contribuye en favor de la diferencia entre uno y otro signo, circunstancia que da lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado”, siendo el ámbito de protección de la marca solicitada diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente. En lo que se refiere a la causal contemplada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, el fallo recurrido establece que no se advierte como puede inducir a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Agregan los sentenciadores, que conforme al artículo 19 bis D de la mencionada ley, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico, para distinguir los servicios para los que ha sido registrada; sin perjuicio de lo cual el registro de un término geográfico como marca comercial no debiera ser obstáculo para que terceros puedan seguir utilizándolo para indicar la real procedencia de los servicios, siempre y cuando ello no lleve a error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.
Cuarto: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados, además, los motivos del fallo que evidencian los fundamentos de lo decidido, es preciso tener en consideración que la materia en discusión debe ser analizada desde los parámetros que proporciona la rama del derecho en que se inserta la decisión reclamada y, por ende, dentro de los márgenes doctrinariamente establecidos en el derecho marcario para el examen de la marca que se pretende sea registrada, a saber, el uso de los signos en conflicto, la apreciación global, que consiste en que éstos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos del mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; el elemento relevante o principal; y la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto. Todo ello, además, vinculado con los principios inspiradores y formativos del derecho marcario.
Quinto: Que, el recurrente sostiene que las expresiones “HARE” y “RAPA NUI” agregadas al vocablo “NOI” resultan insuficientes para otorgar distintividad a la marca pedida de la previamente registrada, afirmación que se funda únicamente en su particular y subjetivo cotejo de las marcas en conflicto y en lo que supone será la conducta de los consumidores enfrentados a ellas, opinión que no es el resultado de la aplicación de alguna regla legal o principio de la especialidad que necesariamente haya debido llevar a los jueces de la instancia a igual conclusión. Es más, las diferencias de los términos en conflicto, como lo expresan los sentenciadores, es lo que permite descartar la posibilidad de error o confusión en el público consumidor de los respectivos productos.
Sexto: Que, las conclusiones reseñadas en el motivo Tercero que precede, estudiadas en la forma y conforme a las directrices que se han expresado, aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, el análisis efectuado por los jueces del fondo para desechar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad fundantes de la oposición aparece acorde a derecho, fruto de un razonamiento realizado dentro de los deslindes normativos de esta rama del derecho.
Séptimo: Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de NOI HOTELS S.A., contra la sentencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, escrita a fojas 211.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica. Regístrese y devuélvase.
Rol N° 19.251-17
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente.
En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
Vistos:
En los autos Rol N° 19.251-2017 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, el abogado don Arturo Covarrubias Vargas en representación de Noi Hotels S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la decisión de primer grado, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que aceptó a registro la solicitud de la marca HARE NOI RAPA NUI, en clase 43, pedida por Pedro Pablo
Edmunds Paoa, permitiendo su coexistencia con las marcas NOI y NOI VITACURA inscritas a nombre de la oponente. Declarado admisible el citado arbitrio, se ordenó traer los autos en relación a fojas 227.
Considerando:
Primero: Que el recurso denuncia como infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Expresa que los sentenciadores omitieron aplicar las normas indicadas, pues el recurrente fue quien creó, ha usado y posicionado el signo NOI para los servicios indicados en la solicitud y otros relacionados, presentando similitudes con la marca solicitada “HARE NOI RAPA NUI”, lo que impide que el público consumidor pueda fácilmente distinguirlas, más si se considera que el elemento “RAPA NUI” hace referencia al lugar donde la recurrente ofrece sus servicios, por lo que puede inducir a engaño, error y confusión en el público. Señala que los signos en conflicto son similares gráfica y fonéticamente, pues comparten el segmento NOI, que por sí sólo puede generar confusión en el mercado, sin que los segmentos HARE y RAPA NUI le otorguen distintividad a la marca comercial solicitada, más si se considera que la cobertura ampara los mismos servicios de la clase 43. Por lo anterior, concluye que de haber aplicado correctamente estas normas, los sentenciadores habrían rechazado la marca solicitada por ser incompatible con los signos fundantes de la oposición o que puede inducir a error respecto de la procedencia de los servicios. Termina solicitando que se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que dé lugar a la demanda de oposición y rechace a registro la marca solicitada.
Segundo: Que según consta de estos antecedentes, Pedro Pablo Edmuns Paoa solicitó el registro de la marca denominativa HARE NOI RAPA NUI, en clase 43, para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. Por su parte, el recurrente, formuló oposición al registro pedido argumentando ser titular de la marca “NOI VITACURA” para la misma clase 43 y del signo “NOI” para servicios y productos de las clases 3, 16, 21, 24, 25, 32, 34 y 39, argumentando que dado que las marcas presentan casi identidad gráfica y fonética y que coinciden en los ámbitos de protección, provocará errores o confusiones en cuanto a la procedencia o cualidad de la cobertura que se busca distinguir.
Tercero: Que sobre la materia propuesta en el recurso, la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, confirmó el fallo de primer grado, rechazando la oposición fundada en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Así, sostiene que respecto a la letra h), inciso primero de la mencionada disposición, “la sola adición al signo pedido de las voces HARE RAPA NUI, contribuye en favor de la diferencia entre uno y otro signo, circunstancia que da lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado”, siendo el ámbito de protección de la marca solicitada diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos del signo del oponente. En lo que se refiere a la causal contemplada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, el fallo recurrido establece que no se advierte como puede inducir a error o confusión en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura a distinguir. Agregan los sentenciadores, que conforme al artículo 19 bis D de la mencionada ley, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico, para distinguir los servicios para los que ha sido registrada; sin perjuicio de lo cual el registro de un término geográfico como marca comercial no debiera ser obstáculo para que terceros puedan seguir utilizándolo para indicar la real procedencia de los servicios, siempre y cuando ello no lleve a error o confusión respecto de la procedencia empresarial de los servicios a distinguir.
Cuarto: Que una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados, además, los motivos del fallo que evidencian los fundamentos de lo decidido, es preciso tener en consideración que la materia en discusión debe ser analizada desde los parámetros que proporciona la rama del derecho en que se inserta la decisión reclamada y, por ende, dentro de los márgenes doctrinariamente establecidos en el derecho marcario para el examen de la marca que se pretende sea registrada, a saber, el uso de los signos en conflicto, la apreciación global, que consiste en que éstos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos del mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; el elemento relevante o principal; y la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto. Todo ello, además, vinculado con los principios inspiradores y formativos del derecho marcario.
Quinto: Que, el recurrente sostiene que las expresiones “HARE” y “RAPA NUI” agregadas al vocablo “NOI” resultan insuficientes para otorgar distintividad a la marca pedida de la previamente registrada, afirmación que se funda únicamente en su particular y subjetivo cotejo de las marcas en conflicto y en lo que supone será la conducta de los consumidores enfrentados a ellas, opinión que no es el resultado de la aplicación de alguna regla legal o principio de la especialidad que necesariamente haya debido llevar a los jueces de la instancia a igual conclusión. Es más, las diferencias de los términos en conflicto, como lo expresan los sentenciadores, es lo que permite descartar la posibilidad de error o confusión en el público consumidor de los respectivos productos.
Sexto: Que, las conclusiones reseñadas en el motivo Tercero que precede, estudiadas en la forma y conforme a las directrices que se han expresado, aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, el análisis efectuado por los jueces del fondo para desechar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad fundantes de la oposición aparece acorde a derecho, fruto de un razonamiento realizado dentro de los deslindes normativos de esta rama del derecho.
Séptimo: Que, así las cosas, al no haberse demostrado una infracción de las normas que fundan el recurso que tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, el arbitrio deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la ley N° 19.039, se rechaza el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de NOI HOTELS S.A., contra la sentencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, escrita a fojas 211.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica. Regístrese y devuélvase.
Rol N° 19.251-17
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jaime Rodríguez E. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Rodríguez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente.
En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
