Santiago, cuatro de enero de dos mil dieciocho
Vistos:
En estos autos N° 35.664-17, rol de esta Corte Suprema, referidos a un
procedimiento marcario regido por la ley N° 19.039 de 2006, la solicitante
FERROVIAL S.A. de la marca FERROVIAL, mixta, para las clases 37, 39, 40, 42 y
44 (Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación;
extracción minera, de la clase 37. Transporte; embalaje y almacenamiento de
mercancías; organización de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, de
la clase 39. Tratamiento de materiales y residuos, de la clase 40. Servicios
científicos y tecnológicos, así como servicios de
investigación y diseño en estos
ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software; servicios de exploración y prospección minera,
de la clase 42. Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y
de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y
silvicultura, de la clase 44), recurre de casación en el fondo contra el veredicto del
Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquél en alzada, emitido por el
Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que acogió la oposición
deducida por INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL S.A., titular de las marcas
TRANSPORTES FERROVIAL, FERROVIAL e INGENIERIA Y MONTAJE
FERROVIAL, todas ellas mixtas, en la clase 39, rechazando el registro solicitado
en esa clase y aceptándolo en las demás.
Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.
Y considerando:
Primero: Que el libelo protesta que la negativa de la solicitud de registro
impetrada conculca los artículos 16, 19, 20, letras f) y h) de la ley N° 19.039, por los argumentos que, para evitar reiteraciones innecesarias, serán detallados al
momento de su análisis.
Luego de anotar la forma en que los errores reclamados influyen
sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, pide su invalidación y que en el
dictamen de reemplazo se acoja íntegramente la solicitud de registro.
Segundo: Que la sentencia del a quo, confirmado por el superior, para
acoger la oposición y desestimar, consecuencialmente, la solicitud de registro
discurre de la manera que pasa a exponerse:
“2. Que corresponde acoger la oposición fundada en la infracción de la letra
h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N°19.039 y rechazar la marca pedida para
distinguir ‘Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización
de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, clase 39’, habida cuenta que
los signos en controversia presentan una configuración fácilmente confundible
tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, ya que no se advierten en la
marca solicitada elementos que al confrontarla con el signo invocado por el actor,
permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia.
3. Que procede acoger la oposición planteada, fundada en la infracción de
la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley 19.039 y rechazar la marca pedida
para distinguir ‘Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes; transporte y almacenamiento de residuos, clase 39’, ya
que de acuerdo a la documentación acompañada por el actor, y no objetada por el
demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha usado real y
efectivamente en el territorio nacional la expresión FERROVIAL para distinguir
servicios de transporte, lo que se acredita con copia de contrato número
4501364196, suscrito entre el oponente y la Corporación Nacional del Cobre de
Chile (CODELCO) con fecha 31 de mayo de 2013, en el que el primero se obliga a cumplir un contrato de transporte de distintos productos a favor del segundo. A lo
anterior, debe agregarse que habida cuenta que los signos en controversia
presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista
gráfico como fonético, ya que no se advierten en la marca solicitada elementos
que al confrontarla con el signo invocado por el actor, permitan distinguirla con un
grado adecuado de independencia y fisonomía propia, es posible concluir
fundadamente que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el
mercado.
4. Que atendido lo anterior, habrá de ser acogida la oposición fundada en la
infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en
el artículo 8 del Convenio de París referido al deber de protección que tienen los
países de la Unión respecto del nombre comercial, y rechazada la marca pedida
para distinguir la cobertura individualizada anteriormente, ya que de concederse la
marca pedida, ello será motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el
público consumidor, en cuanto a la procedencia de la cobertura que se quiere
distinguir.”
Tercero: Que por lo que toca al artículo 16 de la Ley de Propiedad
Industrial, el recurso afirma que de haberse valorado la prueba con arreglo a la
sana crítica, se habría concedido la marca pedida.
En esta sección el arbitrio no devela quebrantamiento o desatención de
alguna concreta pauta de la lógica, máxima de la experiencia o conocimientos
científicamente afianzados, sin lo cual ni siquiera puede entrarse al estudio de la
inobservancia al mencionado artículo 16.
Lo anterior implica, igualmente, que las circunstancias de hecho asentadas
en el fallo resultan inamovibles y deberá estarse a las mismas al hacerse cargo de
los restantes quebrantos refutados en el arbitrio.
Cuarto: Que en lo que concierne a los artículos 19 y 20 letras f) y h), el
recurso sostiene que no se configuran las causales de irregistrabilidad
establecidas en el fallo conforme a la prueba rendida. Específicamente respecto a
la letra h) del artículo 20, expresa que la prueba de la oponente no da cuenta de
un uso real y efectivo de la marca ferrovial, sino del uso como nombre comercial.
En lo tocante a la letra f) del mismo artículo 20, refiere que de su prueba consta el
uso de la marca por la solicitante en el mercado nacional desde 1995, por lo que
los consumidores reconocerán sus servicios.
Como se advierte, sin perjuicio de lo que luego se dirá específicamente en
relación a los servicios de transporte y almacenamiento de residuo, el arbitrio
sustenta sus alegaciones en hechos no sentados en el fallo y los cuales, por ende,
no pueden ser considerados por esta Corte, al haberse desestimado previamente
una infracción a las reglas de la sana crítica.
Quinto: Que, empero, entre los servicios de la clase 39 para los cuales la
solicitante busca registrar su marca se encuentra la de “transporte y
almacenamiento de residuos”, y al respecto, el apoderado de la oponente ha
manifestado expresamente ante esta Corte que ésta no presta servicios en esa
cobertura, agregando que por ello el registro debió concederse en esa parte, sin
que tampoco el fallo haya tenido por cierto lo contrario.
En razón de lo anterior, dado que el artículo 23 de la Ley de Propiedad
Industrial prescribe que “Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o
servicios específicos y determinados”, no pudo haber resuelto la sentencia
extender el amparo marcario sobre servicios que la oponente no presta y donde la
actividad de la solicitante no le puede causar agravio, lo que igualmente permite
descartar, sólo en relación a estos servicios en particular, un riesgo de error,
engaño o confusión entre las empresas que los demandan y la configuración a ese respecto de las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de
la Ley N° 19.039.
Sexto: Que, de esa manera, en relación a esos servicios en específico, a
diferencia de los restantes comprendidos en la clase 39 -“Transporte; embalaje y
almacenamiento de mercancías; organización de viajes”-, el fallo ha errado en la
aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, como
consecuencia de la falta de aplicación del artículo 23 del mismo texto, al extender
la protección marcaria del oponente a un ámbito en el que no se desempeña y en
el que la específica actividad de transporte y almacenamiento de residuos, no
genera un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que demandan
esos servicios, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo
al conllevar el rechazo del registro para esa cobertura dentro de la clase 39, lo
cual deberá por tanto enmendarse, invalidando en esa parte la sentencia
impugnada, para dictar a continuación la correspondiente de reemplazo.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos
767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, SE
ACOGE el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de fs. 101,
en representación de FERROVIAL S.A., contra la sentencia dictada por el Tribunal
de Propiedad Industrial el doce de junio de dos mil diecisiete, que rola a fojas 96,
la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma
separada, pero sin previa vista.
Se previene que el Ministro Sr. Juica tiene únicamente presente para
desestimar la infracción al artículo 16 de la ley 19.039, que dicha norma no
constituye una ley reguladora de la prueba puesto que el legislador ha entregado
el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con
libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica,
experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no
sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos
aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de
irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen
consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad
formal, lo que no ocurre en este caso, constituye un remedio procesal distinto al
promovido por la recurrente.
Regístrese.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 35.664-17.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A.,
Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sr.
Jaime Rodríguez E y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Juica,
no obstante haber estado en la vista y acuerdo del fallo, por estar con feriado
legal.
En Santiago, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente
SENTENCIA DE REEMPLAZO
Santiago, cuatro de enero de dos mil dieciocho.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
De la sentencia de casación que antecede se reproduce su considerando
quinto.
Y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 17 bis B de la Ley
Nº 19.039, se revoca la sentencia apelada de doce de abril de dos mil dieciséis,
escrita a fojas 45 y siguientes dictada por el Director del lnstituto Nacional de
Propiedad Industrial, sólo en cuanto niega el registro pedido para los servicios de
“transporte y almacenamiento de residuos” de la clase 39 y, en su lugar, se
declara que se concede el registro de la marca FERROVIAL, mixta, para la
cobertura referida de la clase 39. Se confirma en lo demás la sentencia apelada.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica.
Rol N° 35.664-17.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A.,
Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., y los Abogados Integrantes Sr.
Jaime Rodríguez E y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Ministro señor Juica,
no obstante haber estado en la vista y acuerdo del fallo, por estar con feriado
legal.
En Santiago, a cuatro de enero de dos mil dieciocho, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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ADVERTENCIA:
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