Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil diecisiete
VISTOS:
Se ha iniciado este proceso Rol N° 28843-2016, caratulado “Alejandra
Andrea García Carrillo con García Bezanilla Soledad Paz”, por demanda en juicio
sumario por uso de marca registrada en virtud de la Ley 19039, interpuesta por doña
Alejandra Andrea García Carrillo, médico veterinario, domiciliada para estos efectos
en calle Antonio Varas N° 1362, Depto. 166, comuna de Providencia, en contra de
doña Soledad Paz García Bezanilla, médico veterinario, domiciliada en Los Ranchos
N° 8701, comuna de Vitacura; y con la cual pretende se declare que la demandada
debe cesar en la utilización de la marca comercial “Pets and Kids”, en el ofrecimiento
de todo servicio relacionado con eventos infantiles con exhibición de mascotas
exóticas y su difusión; que debe pagar a modo de indemnización de perjuicios, la suma
total de $ 12.000.000.-, o bien la suma que el Tribunal determine; más reajustes e
intereses, hasta la completa ejecutoriedad del fallo, y se le ordene publicar la sentencia
que se dicte en el diario “El Mercurio”; con costas.
Notificada la demanda, se llevó a efecto el comparendo de estilo, en el
cual la demandada contestó la demanda mediante minuta escrita. Posteriormente, se
recibió la causa a prueba, constando en autos la documental rendida por las partes. En
la oportunidad procesal pertinente, se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
1°) Que, a fojas 1, doña Alejandra García Carrillo, médico veterinario,
interpone demanda en juicio sumario por lesión de derechos de propiedad industrial,
en contra doña Soledad Paz García Bezanilla, médico veterinario, domiciliada en Los
Ranchos N° 8701, comuna de Vitacura; y con la cual pretende se declare que la
demandada debe cesar en la utilización de la marca comercial “Pets and Kids”, en el
ofrecimiento de todo servicio relacionado con eventos infantiles con exhibición de
mascotas exóticas y su difusión; que debe pagar a modo de indemnización de
perjuicios, la suma total de $ 12.000.000.-, o bien la suma que el Tribunal determine, más reajustes e intereses, hasta la completa ejecutoriedad del fallo; y se le ordene
publicar la sentencia que se dicte en el diario “El Mercurio”; con costas.
Funda su demanda en que tiene registrada a su nombre la marca “Kids and
Pets”, con el número de solicitud N° 727.426, Registro 775.890 del Registro de
Marcas Comerciales, la cual cumple 10 años el mes de Diciembre de 2016, señalando
que la renovará.
Asimismo, indica que tiene el nic www.kidsandapets.cl, página que
actualmente no se encuentra en la web, atendido que la empresa ya no entrega el
servicio, no obstante que tanto la marca como el nic se encuentra plenamente vigentes.
Señala que la empresa funcionó desde el año 2006 al año 2010,
entregando el servicio de eventos infantiles con mascotas exóticas, lo que consistía en
acudir a un lugar determinado y acercar dichos animales a los niños para que los
conocieran, interactuaran y pudieran aprender de ellos.
Todo lo anterior, rindió el fruto de que la marca fue muy bien posicionada
a través de los medios de comunicación, adquiriendo prestigio. Sin embargo, al día de
hoy, la demandada de autos, se encuentra ofreciendo el mismo servicio, dirigido al
mismo público y publicando su anuncio en revistas de Chicureo con el nombre de
“Pets and Kids”, utilizando en distinto orden las palabras de la marca que su parte es
titular, para ofrecer el mismo servicio.
Hace presente que la marca aludida, no presenta solicitud de registro
alguno en INAPI; agregando que la demandada cuenta con un Fan Page de Facebook
con el nombre de “Pets and Kids”, en el cual se señala: “Buscamos crear un espacio
de interacción entre niños y animales, fomentando a través del aprendizaje y el juego,
el cariño, respeto y confianza hacia ellos”, lo que es exactamente lo mismo que el
servicio que su empresa, marca y patente, llevaba ofreciendo hace 10 años, con el
nombre “Kids and Pets”.
Sostiene que con fecha 15 de Septiembre de 2016, solicitó vía correo
electrónico, una cotización de los servicios, en que consistían, la seguridad en su
implementación y cuánto tiempo de experiencia llevaban en el rubro, obteniendo como
respuesta lo siguiente: “…el costo es de $ 70.000.-. La dinámica consiste en que llevamos alrededor de 10 especies de animales distintas, todos ellos viven en mi casa
junto a mis hijos, porque son muy dóciles; claramente siempre tomamos las
precauciones vigilando a los niños cuando los tocan o toman, la idea es que los niños
puedan interactuar directamente con ellos y que aprendan un poco de cada especie.
Tiene una duración de aproximadamente 50 minutos a 1 hora.
Yo soy médico veterinario, y llevo 2 años en esto.(…)”
De lo anterior, indica, se desprende que la demandada lleva 2 años prestando
este servicio, utilizado una marca muy similar a la suya, y que cobra $ 70.000.-, por
cada cumpleaños.
Reitera que es titular de la marca “Kids and Pets”, y por tanto cuenta con la
protección que le otorga, por una parte, la Constitución Política de la República, y por
otra la ley del ramo (Ley 19.039) respecto de los hechos aludidos, que constituyen una
infracción a la legislación vigente, y que ampara esta acción; por lo que existe un
manifiesto uso ilegal y no autorizado de la marca, al pretender la demandada ofrecer
exactamente el mismo servicio, forma de negocio e idea, con una marca que, por lo
demás, no se encuentra registrada, como es el caso de “Pets and Kids”; cuestión que
claramente puede inducir a error o a confusión por parte de los usuarios en cuanto a la
originalidad y exclusividad de la marca de propiedad de su parte; agregando que en el
caso de autos no existe un alcance de nombre, error involuntario, ni mucho menos el
uso de palabras genéricas, ya que se está utilizando, deliberadamente, un nombre casi
idéntico a una marca registrada, induciendo a error al público respecto de su origen,
procedencia y originalidad.
Por lo expuesto, y conforme las normas pertinentes, solicita se condene a
la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones, por los rubros que se indica:
Daño emergente y Lucro cesante, la suma de $ 6.000.000.-; Daño moral, la suma de $
10.000.000.-; y para el caso de que se hubiera conversado sobre el pago a su parte por
el otorgamiento de una licencia, monto que habría fijado en la suma de $ 2.000.000.-,
solicita indemnización por dicha suma.
2°) Que, en el comparendo de rigor, que en acta rola a fojas 22, y a lo
principal de la minuta escrita agregada a fojas 18, la demandada contestó la demanda,
señalando que en el mes de Octubre de 2015, asistió a una actividad en el jardín infantil de su hijo, en la que cada padre debía mostrar y actuar sus profesiones u
oficios; en la cual, en su calidad de veterinaria, llevó un perro y un hámster,
describiendo en qué consistía su profesión; teniendo buena recepción de parte de los
niños.
Ante ello, se le ocurrió realizar su propio emprendimiento, el que consistía
en llevar animales a jardines infantiles, explicando y educando a los niños en la
tenencia responsable de mascotas.
Dicha idea, tomó fuerza, ya que los padres la recomendaban a otras
instituciones –haciendo presente que a dicha época su emprendimiento no tenía
nombre-, tras lo cual pensó en formalizar su negocio, con un nombre adecuado para
los talleres en jardines infantiles. En el mes de Diciembre de 2015, se le ocurrió el
nombre “Pets and Kids”; el que buscó en internet con la finalidad de ver si existía en la
web, no encontrando similitudes en el nombre ni en la actividad; hecho que concuerda
con lo manifestado por la actora en su demanda, en cuanto dejó de ejercer la actividad
en el año 2010.
Hace presente que desconocía la existencia de una entidad gubernamental
que contiene un registro de marcas, y por ello no solicitó la inscripción de la misma.
Una vez con el nombre definido, encargo el diseño del logo y material
gráfico; mandó a construir una página web y un fan page en Facebook; todo lo que
ocurrió entre el mes de Noviembre de 2015 a Febrero de 2016.
En el mes de Marzo de dicho año, comenzó formalmente con el negocio,
ofreciendo talleres a los jardines infantiles, con el nombre de Pets and Kids,
concretando sólo dos talleres durante 2016. Debido a la publicidad, comenzó a recibir
llamados, para solicitar el servicio en cumpleaños, lo que inicialmente no tenía
contemplado, no obstante advertir una veta de negocio que había que explotar,
realizando únicamente dos eventos.
Señala que en el mes de Septiembre (2016), recibió un correo electrónico
de una persona que necesitaba cotizar un evento, el cual respondió, y que corresponde
al presentado por la actora de autos. Indica que, si en ese momento la demandante la hubiese contactado,
directamente, por cualquier medio de comunicación disponible (mail, teléfono,
Facebook), explicando la situación, no hubiera tenido problema en cambiar el nombre
de su negocio, ya que hasta ese momento ignoraba que las marcas se registraban, y que
estaba cometiendo algún ilícito y causando agravio; agregando que su intención nunca
fue perjudicar a la actora, ya que, come se dijo, ignoraba la existencia de una marca
similar a la suya, y con la misma actividad.
Con fecha 29 de Noviembre de 2016, presentó solicitud de registro de su
marca, N° 1232066, mixto, con etiqueta: “Logo con una niñita de pelo café con polera
verde y vestido azul, con un perro de color blanco y orejas café a la izquierda. La
tipografía en el extremo superior izquierdo tiene la palabra Pets de color azul, la
palabra & de color blanco con una huella de perro de color amarillo y la palabra
Kids de color rojo.”
Reitera que no tenía conocimiento de que la marca de la actora se
encontraba registrada, ni que su marca poseía similitud o semejanza con la de ella;
reiterando, por una parte, que al buscar en internet si existía la marca Pets and Kids, no
arrojó resultado alguno, ya que ni siquiera apareció la marca de la actora como
referencia; y por otra, que la propia actora reconoce que dejó de ejercer sus actividades
en el año 2010, lo que significa que eliminó del mercado la publicidad referente a su
marca y actividad.
En consecuencia, no basta que la marca se encuentre registrada para su
protección, haciendo presente que la misma ley le indica al titular de la marca una
obligación, ya que según dispone el artículo 25 de la Ley 19.039, toda marca inscrita y
que se use en el comercio, deberá llevar en forma visible las palabras “Marca
Registrada” o las iniciales “M.R”, o la letra “R” dentro de un círculo.
Señala que ha ejercido la actividad por el período comprendido entre el
mes de Marzo a Noviembre de 2016, y no hace más de dos años como se señala en la
demanda; agregando que fueron sólo dos talleres en jardines infantiles y un
cumpleaños, por un total de $ 333.000.-; por lo que no se entiende los daños
emergentes, lucro cesante, ni menos aún el daño moral reclamado; si se considera que
la actora señala que dejó de ejercer su actividad desde el año 2010.
3°) Que, la actora, en orden a acreditar sus dichos, acompañó los
siguientes documentos:
1.- A fojas 10, Título de Registro N° 775890, correspondiente a Clase 41,
que concede a Alejandra Andrea García Carrillo, por el plazo legal de diez años,
contados desde el 27 de Diciembre de 2006, la propiedad y uso exclusivo de la marca
Kids & Pets, Clase 41, emitido por INAPI con fecha 17 de Noviembre de 2016;
2.- A fojas 30, impresión de pantalla, relativa a “Pets and Kids”
3.- A fojas 30 vuelta, impresión de pantalla, relativa a “Kids and Pets”;
4.- A fojas 31, impresión de pantalla donde aparece una publicación
titulada “Atención amantes de los animales: Regalamos entradas para Expo Pets &
Kids en La Serena” (sin fecha legible);
5.- A fojas 31 vuelta, impresión de pantalla en la que consta publicidad de
“Pets & Kids” Cumpleaños Interactivos con animales;
6.- A fojas 32, Título de Registro N° 1230866, correspondiente a Clase
41, Renueva a: 775890, que concede a Alejandra Andrea García Carrillo, por el plazo
legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2016, la propiedad y uso
exclusivo de la marca Kids & Pets, Clase 41, emitido por INAPI con fecha 06 de
Enero de 2017;
7.- A fojas 32 vuelta, Certificado de Registro, que informa que el Registro
N° 775890, pertenece a Alejandra Andrea García Carrillo, signo: Kids and Pets, por el
plazo legal de diez años, contados desde el 27 de Diciembre de 2006, registro de marca
que no se encuentra vigente;
8.- A fojas 33, Certificado de Registro, que informa que el Registro N°
1230866, que renueva al Registro N° 775890, Clase 41, pertenece a Alejandra Andrea
García Carrillo, signo: Kids and Pets, por el plazo legal de diez años, contados desde el
27 de Diciembre de 2016, se encuentra vigente;
9.- Por otro lado, solicitó oficio al INAPI, con el objeto de que informe
acerca de la fecha en que la demandada inició los trámites de registro de Pets & Kids;
oficio cuya respuesta obra a fojas 38 y siguiente, donde consta que Soledad Paz García Bezanilla, presentó la solicitud de inscripción de la marca Pets & Kids con fecha 29
de Noviembre de 2016, registrada con el día 14 de Junio de 2017, bajo el N° 1250392;
4°) Que, la demandada, a objeto de acreditar sus dichos, acompañó al
proceso, los siguientes documentos:
1.- A fojas 17, impresión de pantalla de la página web de INAPI, relativa
a la marca Pets & Kids; N° de Solicitud 1232066, Clases 28, 31, 35, 41, 43 y 44;
2.- A fojas 25, Informe Anual de Boletas de Honorarios Electrónicas,
extraído de la página del SII, sitio privado asociado al RUT: 10.691.718-3,
correspondiente al año 2016, en el que constan 3 boletas emitidas, una en el mes de
Abril y dos en el mes de Julio; por un total de $ 333.000.-;
3.- A fojas 25 vuelta y siguientes, copia de 3 boletas de honorarios,
emitidas por concepto de “Servicios profesionales” (1) y por “Taller Educativo
Veterinario” (2), de fechas 23 de Abril, y 20 de Julio de 2016, respectivamente.
5°) Que, el Decreto con Fuerza de Ley N°3, del Ministerio de Economía,
Fomento, y Reconstrucción, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley de Propiedad Industrial, Ley 19039, cuya última modificación fue
introducida por la Ley 20569, de fecha 6 de Febrero de 2012, aplicable al asunto
reclamado en la acción intentada en autos, prescribe, en su artículo 19, contenido bajo
el párrafo “De las Marcas Comerciales”, del Título II, que “Bajo la denominación de
marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación
gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes,
gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también cualquier
combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos,
podrá concederse el registro si han adquirido uso en el mercado nacional.
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias,
siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no
será obstáculo para el registro de la marca.”
A su turno, el artículo 19 bis D, dispone: “La marca confiere a su titular el
derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se
le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se
ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir
a error o confusión.
Por su parte, en los artículos 106 y siguientes, se establecen las acciones
que puede impetrar cualquier persona que viera afectado su derecho de propiedad
industrial, precisando el artículo 111 que, en dichos procesos, el juez apreciará la
prueba según las reglas de la sana crítica.
6°) Que, es un hecho del proceso, que no ha sido motivo de controversia
por la parte demandada, que la actora es titular de la marca comercial “Kids and
Pets”, Registro N° 775890, Clase 41, que “comprende esencialmente, los servicios
prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de
personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener,
comprendiendo principalmente los servicios de educación de individuos o de doma de
animales, bajo todas sus formas; (…)”; por el período de 10 años, contados desde el
27 de Diciembre de 2006, y que fue renovada con fecha 26 de Diciembre de 2016,
bajo el Registro N° 1230866.
Que, asimismo es un hecho del proceso que encontrándose vigente dicho
registro, la demandada solicitó con fecha 29 de Noviembre de 2016, para la Clase 41,
la inscripción de la marca “Pets & Kids”, con un logo consistente en una niña de pelo
café con polera verde y vestido azul, con un perro de color blanco y orejas café, a la
izquierda.
7°) Que, como fue reseñado en el motivo anteprecedente, la ley del ramo,
en su artículo 19 bis D, otorga al titular de una marca comercial, el privilegio para
hacer uso exclusivo y excluyente de la misma en el tráfico económico, siendo el
fundamento de tal privilegio, según se infiere de lo consignado en la parte final de su
inciso primero, distinguirlo de otros productos comprendidos en el registro;
asistiéndole a dicho titular, además, el derecho para “impedir que cualquier tercero, sin
su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas
o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que
sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concebido el registro, y a
condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.
Que, siendo la marca comercial un atributo o distintivo que es asignado a
un producto para que éste pueda ser reconocido en el mercado, siendo éste su sello
máximo o característica que habrá de distinguirlo de otros productos de naturaleza
similar, el derecho preferente que le otorga al titular de la marca, para su uso exclusivo
y excluyente, radica en la identidad del articulo protegido con la marca y a través de la
cual habrá de ser identificado en el mercado.
8°) Que, la “sana crítica”, y bajo la cual habrá de ser apreciada la prueba
rendida en este proceso, conforme lo señalado en el artículo 111 de la ley 19039, ha
sido definida por la doctrina, como: “Las reglas de la sana crítica son aquellas que no
contradicen los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los
conocimientos científicamente afianzados”.
9°) Que, es un hecho inconcuso que la marca inscrita por la actora, no es
idéntica a aquella utilizada por la demandada para ejercer su actividad, por cuanto, si
bien contienen ambas las mismas palabras, el orden utilizado por la segunda fue
colocado en forma inversa al de la actora, constituyendo marcas similares; las cuales
tienen en común que la actividad o servicio amparado, e identificado por ambas bajo la
Clase 41, es idéntico; haciendo presente que tal como así expresamente señala la
actora en su demanda, los servicios los entregó durante el período comprendido entre
el año 2006 y 2010.
10°) Que, apreciada la prueba conforme a la sana crítica, esta
sentenciadora no logra tener por acreditado el hecho de que la demandada hubiere lesionado los derechos de la actora, ya que el derecho que confiere el artículo 19 letra
D de la ley del ramo, se encuentra sujeto a condición de que el uso hecho por el
tercero (la demandada) pueda inducir a error o confusión; error o confusión que en
la especie no pudo haber ocurrido, en modo alguno, si se tiene en especial
consideración el hecho de que la actora en su demanda señala, expresamente: “la
empresa (Kids and Pests) trabajó y funcionó desde al año 2006 al 2010” y por otro
lado que: “Tengo registrada a mi nombre la marca Kids and Pets (…) la cual cumple
10 años este mes de Diciembre de 2016 y la cual, pienso y voy a renovar”.
Que, si bien, fonéticamente, ambas marcas pueden conducir a confusión,
la utilizada por la demandada, lo es bajo un giro más amplio que el registrado por la
actora, y además, lleva un logo o distintivo, consistente en una niña y un perro, que la
distingue de la de la actora; debiendo agregarse además, que tal como se consignó en
el motivo anterior, a la fecha en que la demandada instó por el registro de su marca
comercial, la actora había dejado de explotar comercialmente la suya, por un lapso de
6 años, motivo por el cual no se logra entender cuál sería el hecho lesivo en que habría
incurrido demandada, ya que si la actora dejó de ejercer su actividad, no existían para
ella, entonces, posibles clientes que captar para ofrecer los servicios;
De tales dichos, esta sentenciadora, puede tener por acreditado que la
actora, si bien es cierto es titular de la marca ya aludida, desde el año 2010 no ha
ejercido actividad ligada a la misma; no habiendo rendido prueba en el proceso
destinada a acreditar lo contrario; motivo por el cual no se logra entender cuál sería el
hecho lesivo en que habría incurrido demandada, ya que si la actora dejó de ejercer su
actividad, no existían para ella, entonces, posibles clientes que captar para ofrecer los
servicios; lo que conduce razonable y gravemente a presumir la renuncia de la actora a
sus derechos de continuar explotando su marca comercial; la que, en razón del largo
tiempo de dicha inactividad -6 años- resulta evidente que el consumidor no pudo ser
inducido a error con la nueva marca, atendido, además de dicha larga data, el exiguo
tiempo que ella fue explotada; no constando además que la utilizada por la actora, se
hubiera posicionado en el mercado de modo preponderante, lo que en definitiva lleva a
esta sentenciadora a establecer que la acción impetrada carece de fundamento fáctico,
lo que conduce, evidentemente, a su rechazo.
11°) Que, por otro lado, y considerando que la actora, como ya se dijo, no
se encontraba ejerciendo la actividad comercial pertinente, los perjuicios que reclama
carecen de todo fundamento, no configurándose en consecuencia ninguno de los
presupuestos establecidos en el artículo 108 de la ley del ramo.
Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos
144, 160, 170, 254, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y la Ley
19039, Ley de Propiedad Industrial;
SE DECLARA:
- Que, se rechaza, sin costas, en todas sus partes, la demanda intentada a
fojas 1.
Regístrese y notifíquese.
DICTADA POR DOÑA MARCELA SOLAR ECHEVERRÍA, JUEZ TITULAR, Y
AUTORIZADA POR DOÑA LIA SEPULVEDA VÁSQUEZ, SECRETARIA
SUBROGANTE. PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.
Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162
del C.P.C. en Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil diecisiete
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ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
