Santiago, quince de Diciembre de 2013.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada de veintisiete de septiembre de dos mil once que rola a fojas 134 de estos autos, con las siguientes correcciones y modificaciones:
(i) A partir de fojas 145, se redenominan correlativamente los considerandos, por haberse saltado del tercero al octavo, omitiendo los respectivos entre ellos.
Así, a. El "octavo", pasa a ser el considerando "cuarto".
b. El "noveno", pasa a ser el considerando "quinto"
c. El "décimo", pasa a ser el considerando "sexto"
d. El "decimoprimero", pasa a ser el considerando "séptimo"
e. El "duodécimo", pasa a ser el considerando "octavo"
f. El "décimo tercero", pasa a ser el considerando "noveno"
g. El "décimo cuarto", pasa a ser el considerando "décimo"
h. El "décimo quinto", pasa a ser el considerando "decimoprimero"
i. El "décimo sexto", pasa a ser el considerando "decimosegundo"
j. El "décimo séptimo", pasa a ser el considerando "décimo tercero"
k. El "décimo octavo", pasa a ser el considerando "décimo cuarto"
l. El "décimo noveno", pasa a ser el considerando "décimo quinto"
m. El "vigésimo" pasa a ser el considerando "décimo sexto"
(ii) Se eliminan los motivos décimo séptimo al vigésimo que corresponden a los actuales décimo tercero a décimo sexto.
Y en su lugar se tiene además, presente:
1°) Que, en un primer orden de ideas, el derecho de propiedad industrial goza de un reconocimiento a nivel constitucional, en el numeral 25° del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que a su vez hace aplicable a esta clase de propiedad, los preceptos contenidos en los incisos segundo al quinto del numeral 24° del articulo en comento, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.
2°) Que la materia sobre la cual esta Corte debe emitir su pronunciamiento es respecto de una marca comercial, que está registrada y respecto de la cual su titular reclama un uso no autorizado por un tercero.
Así, en esencia, el objeto de esta litis recae sobre un bien incorporal mueble y en cuanto tal, el pronunciamiento versa respecto de los derechos que respecto de ella tiene el demandante y apelante de autos.
En particular, el asunto versa respecto de la solicitud del demandante, en cuanto titular de la marca "Cruz del Sur", para la clase 39 relativa a transporte de carta y pasajeros, por vía terrestre, marítima y aérea, para que el demandado cese el uso de esa misma marca para la referida clase, por cuanto está prestando un servicio idéntico al suyo, que es el transporte de carga y pasajeros por la vía terrestre.
3°) Que de conformidad a lo previsto en el inciso segundo del numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política, sólo la ley puede establecer la forma de usar, gozar y disponer del derecho de propiedad marcario, como asimismo establecer las limitaciones a su respecto.
4°) Que dentro de las facultades del dominio, reconocidas también en el inciso tercero del numeral 24 del artículo 19 la Constitución, está la facultad del dueño de usar, gozar y disponer del respectivo bien. En los mismos términos se refiere el artículo 19 bis d) de la ley 19.039, que regula la materia, al disponer que el titular de una marca comercial tiene el derecho exclusivo y excluyente para usarla en el trafico económico, para distinguir -entre otros- los productos o servicios comprendidos en el registro. Asimismo, solo el titular de la marca, puede gozar y disponer de ella.
5°) Que, si bien uno de los objetivos esenciales de la creación de marcas, es la diferenciación de productos y servicios en un mercado objetivo determinado, es también esencial tener presente que, en el proceso de creación de ella, ésta va adquiriendo un valor intrínseco que representa los atributos que su creador o titular pretende transmitir.
Ese proceso de creación de valor de la marca, que es parte también del proceso de diferenciación, se traduce en la esencia del bien incorporal mueble que es objeto de protección, por cuanto adquiere una relevancia patrimonial para su titular. Así, la marca tiene valor para su titular, no solo en cuanto ésta representa o distingue un bien o un servicio, sino por cuanto ésta también pasa a ser un activo esencial para aquél, de manera tal, que la inserción de la marca en un nuevo producto o servicio, pueda eventualmente ser el elemento finalmente diferenciador en la preferencia de compra del consumidor, más que el producto o servicio en si. De ahí, que en casos mas avanzados y complejos relativos al valor corporativo de una marca, se discute que el activo principal de una empresa proveedora de bienes y/o servicios, más que el producto o servicio específico, es precisamente la marca que lo identifica y los atributos que su titular quiere representar con ella.
6°) Que en tal sentido, en el mundo actual, en que -derivado de procesos de estandarización o comoditización-, básicamente no existe gran diferenciación en la calidad de los productos o servicios, el elemento que es finalmente el criterio diferenciador en la opción del consumidor, es precisamente la marca.
7°) Que, en todo caso, debe tenerse presente que lo anteriormente reflejado es la realidad de los mercados que en estrategias de mercadeo se conocen bajo el acrónimo "B2C", (Business To Consumer), o de consumo masivo, en contraposición a los "B2B" (Business to Business), o de consumo industrial, por cuanto en estos últimos la relación comercial se da entre dos comerciantes, la negociación es uno a uno y el elemento diferenciador, más que la marca es la propuesta específica de productos o servicios que el proveedor ofrece a su consumidor industrial.
8°) Que, por lo anterior, la real relevancia de una marca se encuentra en los mercados de consumo masivo, en que el titular quiere llevar su producto a muchos cientos, miles e incluso millones de consumidores y de ahí que la distinción marcaria, en ese entorno, se haga relevante. Es en aquel escenario que resulta ser esencialmente efectivo que la distinción marcaria, tiende a evitar confusiones en el mercado objetivo, pero a la vez aquella marca se traduce, como se comentó previamente, en el gran activo del oferente o titular marcario.
9°) Que, por ello, el derecho marcario otorga una protección exclusiva y excluyente a su titular. "Exclusiva", por cuanto sólo el titular es el facultado para su uso, goce y disposición; y "excluyente", porque el título marcario sobre una marca comercial determinada, impide la coexistencia de otra idéntica, análoga o semejante, para el mismo tipo de producto o servicio. Así, lo querido por el legislador, en conocimiento del esfuerzo y valor que representa ese activo marcario, en cuanto bien incorporal mueble, es reconocer solo un titular o un título marcario respecto de una misma marca para un tipo de producto o servicio; con ello, se protegen ambos objetivos, evitar la confusión en el mercado y asimismo proteger el patrimonio del titular.
10°) Que, en tal sentido, el inciso segundo artículo 19 bis letra d) de la ley del ramo, recoge lo antes señalado al expresar que "el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro". Que si bien la parte final de la norma en comento condiciona el ejercicio de ese derecho a que "el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión", también el inciso tercero del referido artículo establece una presunción legal de existencia de tal confusión, cuando "el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos".
11°) Que en la especie, se ha acreditado que el demandante es titular en diversas clases de la marca comercial TRANSPORTES CRUZ DEL SUR y también de la marca comercial, CRUZ DEL SUR, tal como lo consiga el considerando tercero y actual cuarto (ex octavo) de la sentencia en alzada y tampoco se discute que la sociedad demandada opera en Chile, con la marca Cruz del Sur.
12°) Que, sobre el particular, debe tenerse presente que al momento de presentación de la demanda, esto es el 16 de Agosto de 2010, respecto del actor Transportes Cruz del Sur Limitada, estaban vigentes los siguientes títulos marcarios, que se acompañan en estos autos a fojas 1 y siguientes:
(i) Registro 597.223, con vigencia legal de 10 años a partir del 6 de Junio de 2001, para la marca de servicio CRUZ DEL SUR, en la clase 39; esto es empresa de transporte de carga y pasajeros, aérea, terrestre y marítima.
(ii) Registro 844.391, con vigencia legal de 10 años a partir del 5 de Octubre de 2008, para la etiqueta asociada a la marca de servicio CRUZ DEL SUR, en la clase 39; esto es empresa de transporte de carga y pasajeros, aérea, terrestre y marítima.
(iii) Registro 638.161, con vigencia legal de 10 años a partir del 2 de Agosto de 2002, para la marca de servicio CRUZ DEL SUR, en la clase 39; esto es empresa de transporte de carga y pasajeros, aérea, terrestre y marítima.
13°) Que, la marcas señaladas en los numerales (i) y (iii) del basamento anterior, lo son en cuanto expresión o palabra, de manera tal que a su respecto el título respectivo no contempla una etiqueta, a diferencia de lo que ocurre en el título a que se refiere el punto (ii) del mismo motivo. Por ello, el título referido a la etiqueta, contiene un ámbito de protección de exclusividad y de exclusión solamente respecto de aquella etiqueta, lo que por cierto queda salvado con la amplitud de la protección otorgada respecto de los títulos que protegen la marca en cuanto tal, quedando respecto de estos dos últimos concedida la exclusividad y exclusión a toda cualquier etiqueta que pudiere contener la marca "Cruz del Sur", para la clase 39 correspondiente al transporte de carga y pasajeros, a nivel terrestre, marítimo y aéreo.
14°) Que, nuestro sistema legal marcario, expresamente ha dispuesto en el artículo 23 bis b) de la ley 19.039 que "Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República", por consiguiente el ámbito de protección al titular, en cuanto a la exclusión y exclusividad es a nivel nacional, aceptando sólo como excepción las marcas para establecimientos de comercio, que pueden ser a nivel regional.
15°) Que, las marcas de las cual el recurrente era titular al momento de la interposición de la demanda, lo son por "servicios" de la Clase 39, en consecuencia de conformidad a lo expresado en el motivo anterior, su protección es respecto de todo el territorio nacional, quedando impedido un tercero, que preste los mismos servicios para la misma clase, usar la misma marca sin su consentimiento, sin importar si el uso es a nivel regional, local o nacional.
16°) Que, de conformidad a lo expresado en el motivo tercero de la sentencia apelada, no es un hecho controvertido que la sociedad demandada TRANSPORTES CRUZ DEL SUR INTERNACIONAL S.A.C., de nacionalidad peruana, presta el servicio de transporte de carga y de pasajeros entre las ciudades de Santiago de Chile y Lima, Perú, en recurridos en ambos sentidos, esto es presta un servicio de aquellos que refiere la Clase 39.
17°) Que, resulta efectivo también, como se ha acreditado en estos autos, que la sociedad demandada usa la marca "Cruz del Sur", para identificar su servicio de transporte de carga y de pasajeros, en el territorio nacional de la República de Chile, en donde ya existe un registro marcario para la clase 39, asociado a ese servicio, que ha sido previamente conferido a la demandante, para prestar los mismos servicios.
18°) Que, el hecho que la demandante preste sus servicios en la zona sur del territorio nacional, no constituye una excepción legal, para disminuir el ámbito de protección de la exclusión y exclusividad que el legislador ha previsto para el titular de una marca, por cuanto dicha situación no ha sido prevista por la ley, y de conformidad al precepto constitucional relativo al derecho de propiedad, sólo la ley puede establecer las formas de adquirir el dominio y también sólo la ley, puede establecer las limitaciones al uso de sus facultades.
19°) Que, en consecuencia, el único autorizado para usar, gozar y disponer en todo el territorio de la República de Chile, de la marca "Cruz del Sur", para la clase 39, es la sociedad demandante y recurrente de autos y, asimismo, es la única facultada, para autorizar el uso de ella a un tercero.
Más, si el titular, no lo autoriza, tiene el derecho legal a impedir aquel uso no autorizado, mediante las acciones jurisdiccionales de protección de marca, precisamente por constituir un activo correspondiente a un bien incorporal mueble que integra su patrimonio y, como tal, es objeto de la protección constitucional y legal que se ha comentado y analizado previamente.
20°) Que, por las razones antes expuestas, resulta que la sociedad demandada ha infringido el derecho de propiedad que le otorga a la demandante, respectivamente cada uno de los títulos marcarios mencionados en el motivo 12°) de esta sentencia, razón por la cual, su uso es contra norma legal expresa y por lo que, necesariamente, deberá revocarse lo resuelto por la sentencia en alzada y hacer lugar a la demanda en lo que respecta al uso de una marca no autorizada y disponer las medidas accesorias a ello que consagra la ley 19.039.
21°) Que, en cuanto a la petición de la demanda, relativa a la indemnización de los perjuicios, si bien pudiera estimarse que el uso no autorizado, contra norma de una marca comercial ajena, pudiera eventualmente producir una afectación patrimonial a su verdadero titular y sin perjuicio que el artículo 106 de la ley 19.039 le confiere al titular el derecho a ser indemnizado, el demandante no ha formulado alegación alguna en su demanda en que exprese algún sustento fáctico o jurídico de aquella pretensión, distinto de la solicitud que formula en la petitoria de su demanda. Por ello, la mera petición formal de indemnización de perjuicios, resulta per se insuficiente para esta Corte en el sentido de resolver si el actor tuvo o no perjuicios, toda vez que la infracción a esta normativa marcaria, no importa una responsabilidad objetiva del infractor, sino que requiere la acreditación de un daño, independiente que la cuantía del mismo se reserve para otro juicio. Es por ello, que aunque con fundamento diverso, respecto de esta materia, no se modificará lo resuelto por el tribunal a quo.
22°) Que asimismo, en cuanto a la solicitud de disponer la revocación de funcionamiento del demandado en cuanto empresa de transportes, ello no resulta procedente por cuanto el objeto de esta litis es el uso de una marca, de manera tal que declarado el uso indebido, éste no necesariamente se extiende a decretar el término de una autorización administrativa que considera otros parámetros, distintos de la marca para autorizar el funcionamiento de una empresa de transporte de carga y pasajeros, como lo es la demandada. De ello, resulta, que sin perjuicio de estar autorizada por la autoridad respectiva, para funcionar como empresa de transporte terrestre, en lo sucesivo, su funcionamiento debe ser alejado del uso, dentro del territorio nacional, de la marca "Cruz del Sur" para la Clase 39.
Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, normas Constitucionales y legales citadas, SE REVOCA la sentencia en alzada, solo en cuanto rechaza la acción marcaria y, en su lugar, se declara
(i) Que se acoge la demanda de fojas 13 y siguientes, solo en cuanto se dispone que la sociedad demandada TRANSPORTES CRUZ DEL SUR INTERNACIONAL S.A.C., deberá cesar todo uso de la marca "Cruz del Sur", para la clase 39 en la República de Chile
(ii) Que, de conformidad al artículo 106 de la ley 19.039 se dispone como medidas necesarias para evitar que se prosiga con la infracción, las siguientes:
i. El retiro de todo letrero o cartel, instalado o emplazado en cualquier terminal de buses del territorio de la República que de cuenta de la marca Cruz del Sur, respecto de la demandada.
ii. El retiro de todo folleto, mensaje, publicidad, volante, que de cuenta de los servicios de transporte prestados por la demandad, en que aparezca la marca Cruz del Sur.
iii. El impedimento de usar, en todo el territorio de la República de Chile, de la marca Cruz del Sur, impresa en los buses interurbanos que la demandada usa para prestar su servicio.
iv. La publicación de esta sentencia, a costa del demandado, en un Diario de circulación nacional o regional, a elección del demandante. En lo demás, se confirma la sentencia recurrida, motivo por lo que no se condena en costas al demandado.
La decisión anterior, se adopta con el voto en contra del ministro señor Muñoz Pardo, quien estuvo por confirmar la sentencia recurrida, en virtud de sus propios fundamentos y teniendo especialmente presente lo razonado en el motivo décimo séptimo (anterior a su redenominación), por cuanto el hecho que la demandante preste sus servicios en la zona sur del territorio nacional y la demandada de la cuidad Santiago hacia el norte del territorio de la República, impiden la confusión que la ley pretende evitar.
Regístrese, comuníquese y oportunamente devuélvase.
Redacción del abogado integrante, señor López Reitze
No firma el ministro señor Muñoz Pardo, quien estuvo en la vista y acuerdo, por encontrarse con feriado legal. IC Civil 8325-2011
Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por la fiscal judicial, señora Clara Carrasco Andonie y por el abogado integrante, señor José Luis López Reitze.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
En Santiago, a 15 de noviembre de dos mil trece, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.
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