Santiago, veintiocho de mayo de dos
mil trece.
VISTOS:
En
este
procedimiento especial N° 9.714-2012, regido por la Ley N° 19.039,
la
oponente Volkswagen AG recurre de casaci贸n en el fondo contra la
sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial,
de veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, que
confirm贸 la decisi贸n de
primer grado, por la que se rechaz贸 la demanda de oposici贸n y
concedi贸 el registro solicitado para la marca mixta “W”, para
distinguir productos de la clase 12, con protecci贸n al conjunto.
Declarado admisible el recurso, se
trajeron los autos en relaci贸n a fojas 92.
CONSIDERANDO:
PRIMERO:
Que el recurrente denuncia como conculcados los art铆culos 16 y 20
letras f) y h), de la Ley N° 19.039 y pide que se invalide el fallo
objetado, dict谩ndose otro de reemplazo que acoja la oposici贸n en
todas sus partes y rechace el registro de la marca solicitada en
autos.
En primer t茅rmino,
sostiene que se comete infracci贸n al art铆culo 20 letras f) y h) de
la Ley sobre
Propiedad Industrial, ya que la
sentencia atacada hace un examen simple y liviano de las causales de
irregistrabilidad invocadas por su mandante, sin examinar todos los
elementos necesarios para configurar las causales en comento .
Indica que, aunque los sentenciadores
tienen libertad de apreciaci贸n de los hechos conforme el art铆culo
16 de la ley 19039, ello no puede significar una decisi贸n
arbitraria, contradictoria y carente de sentido. En la especie, la
sentencia atacada s贸lo se帽ala que la etiqueta propuesta no
incorpora la letra V que forma parte del conjunto caracter铆stico de
la oponente. En otras palabras, reconoce que el signo se encuentra
incorporado en la marca previamente registrada en la misma clase,
pero estima que el hecho que el solicitante haya eliminado la letra V
ser铆a suficiente para afirmar que los signos son diferentes. Lo
explicitado desconoce una serie de elementos marcarios que deben ser
aplicados en el caso en an谩lisis, como el de inclusi贸n marcaria,
esto es, determinar si la marca solicitada desde un punto de vista
gr谩fico y fon茅tico est谩 铆ntegramente contenida en la oponente, lo
que as铆 ocurre, por lo que los consumidores pensar谩n que la primera
es derivaci贸n de la segunda, situaci贸n que demuestra que, ante
casos como 茅ste, el sentenciador no debe centrar el an谩lisis en las
diferencias, sino en las coincidencias entre los signos.
Un segundo criterio a ser tenido en
cuenta es el de apreciaci贸n global, esto es, la consideraci贸n de
todos los elementos del signo, estudiando la realidad del mercado,
para analizar si en su conjunto, los signos presentan elementos
coincidentes, que potencialmente causar谩n confusi贸n. En la especie,
desde el punto de vista gr谩fico, la potencialidad de confusi贸n es
evidente, por lo que el hecho que el signo pedido no contenga la V a
cierta distancia es imperceptible.
En tercer lugar, se debe estudiar la
coincidencia de coberturas, omiti茅ndose en este caso el hecho que se
trata de signos cuyos 谩mbitos de protecci贸n concurren, ya que el
solicitado pretende distinguir productos de la clase 12, esto es, la
misma de su parte, lo que determina la similitud de los canales de
distribuci贸n, por lo que al ser signos que se dirigen a los mismos
consumidores, se aumenta el riesgo de confusi贸n y ello no fue
considerado.
Todo lo anterior demuestra que el
sentenciador no efectu贸 un an谩lisis de los elementos necesarios
para configurar las causales de irregistrabilidad en comento y se
limit贸 a dar cuenta de una diferencia que en la apreciaci贸n global
no es relevante.
Por otra parte, sostiene que lo
resuelto conculca lo dispuesto en el art铆culo 20 letra g) inciso 1
de la ley 19039, ya que si bien se reconoce la fama y notoriedad de
las marcas de su representada en la clase 12, accede a lo solicitado,
olvidando que ha sido reconocido que las marcas famosas y notorias
deben tener una protecci贸n especial. Y este an谩lisis no fue
aplicado por el sentenciador, desconociendo la condici贸n de
notoriedad del signo de su mandante.
Por 煤ltimo, denuncia que lo resuelto
infringe lo dispuesto en el art铆culo 16 de la ley del ramo, ya que
la sana cr铆tica no puede servir para amparar decisiones arbitrarias
y carentes de contenido pr谩ctico y en este caso no hay forma
racional de argumentar que un signo, se distinguir谩 del otro, en la
misma clase. En la sentencia atacada no se menciona palabra alguna
sobre la coincidencia de los productos a proteger, de los canales de
distribuci贸n, el hecho que el signo pedido este incorporado en la
marca oponente, ni la fama y notoriedad de 茅sta, omisiones todas que
dan cuenta que los criterios empleados por los jueces del fondo en la
decisi贸n de lo debatido son contrarios a la l贸gica y la
experiencia, y a la legislaci贸n marcaria en su totalidad.
De esta forma, en su concepto, la
decisi贸n impugnada carece de fundamento l贸gico, racional y legal, y
en consecuencia, debe ser invalidada por haberse dictado con
infracci贸n de ley que ha influido en lo dispositivo del fallo.
SEGUNDO:
Que,
para una adecuada soluci贸n del caso, cabe consignar que la sentencia
de primer grado, que la de segunda hizo suya, rechaz贸 la oposici贸n
de Volkswagen AG a la solicitud de registro presentada por Import
Export Shining Star Limitada para la marca mixta W, con cobertura
para veh铆culos, motos aparatos de locomoci贸n terrestre, a茅rea o
acu谩tica, neum谩ticos de la clase 12, sosteniendo que la
confrontaci贸n de los signos en conflicto permite advertir
diferencias tanto gr谩ficas como fon茅ticas que permiten
distinguirlos entre si, y que habida cuenta la especial configuraci贸n
con que se presentan, se logra dar origen a signos independientes,
poseedores de un concepto propio que puede ser f谩cilmente
reconocible y distinguible para el p煤blico consumidor, lo que
permite presumir fundadamente que podr谩n coexistir pac铆ficamente en
el mercado, sin que se advierta c贸mo la marca solicitada podr铆a ser
inductiva a error o confusi贸n, en relaci贸n a la cualidad, g茅nero o
el origen de la cobertura a distinguir.
A su turno, los jueces recurridos
confirmaron la de primera instancia se帽alando que los elementos
figurativos de los signos en conflicto son completamente diferentes,
ya que a simple vista se aprecia que la etiqueta solicitada no
incorpora la letra “V” que forma parte del conjunto
caracter铆stico de la etiqueta oponente.
TERCERO:
Que una vez conocidas
las razones de invalidaci贸n presentadas por el recurrente, y
determinados adem谩s los motivos de la sentencia que evidencian los
fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los m谩rgenes
sobre los cuales debe realizarse el an谩lisis jur铆dico, con el
objeto de determinar si la aplicaci贸n del derecho al caso en estudio
ha sido correcta o incorrecta.
En tal orden de cosas, cabe consignar
que en el proceso de oposici贸n de marcas debe estarse a los
requisitos contemplados por las hip贸tesis de prohibici贸n invocadas
por el contendiente al registro, oportunidad en que los criterios
propios del derecho marcario imponen su evaluaci贸n teniendo en
consideraci贸n, que en el presente caso, se alega titularidad sobre
una marca que, conforme se sostiene, guarda similitudes gr谩ficas y
fon茅ticas con la solicitante, con 谩mbitos de protecci贸n
coincidentes. Por ello, debe analizarse, entonces, el uso de los
signos en conflicto, que debe ser entendido como los actos mediante
los cuales un signo distintivo aparece en la realidad cumpliendo sus
funciones propias, es decir, distinguir directamente y/o identificar
la procedencia y/o calidad de productos, servicios o
establecimientos; la relevancia de ese uso en el tr谩fico jur铆dico,
que implica que el signo ha sido introducido en el mercado con
conocimiento relativo por los consumidores y usuarios; y que la marca
creada tenga entidad marcaria, o sea, que se sujete al cumplimiento
de los requisitos substantivos de registrabilidad.
Otro aspecto a considerar es la
relaci贸n de coberturas, lo que implica el an谩lisis de los 谩mbitos
de protecci贸n que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario
contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, como se
ha resuelto previamente por esta Corte, la descripci贸n de los
productos o servicios espec铆ficos amparados por ambas se帽as.
CUARTO:
Que en lo referente al primer cap铆tulo de casaci贸n invocado por la
oponente, es necesario se帽alar y que no ha sido controvertido, que
lo pedido por Import Export Shining Star es el registro del signo
mixto W, que comprende una etiqueta consistente en la letra “W”
de color negro, dentro de un c铆rculo blanco, con ribete negro; en
circunstancias que el registrado por Volkswagen AG lo constituyen las
letras “V” y “W”, montada la primera sobre la segunda,
envueltas en un c铆rculo de color negro.
La contextualizaci贸n precedente
evidencia la similitud gr谩fica, tanto en dibujo como color entre
ambos signos, as铆 como su semejanza fon茅tica parcial, de esta
manera resulta evidente la identidad de ambas, por lo que en este
contexto f谩ctico, es necesario analizar el presupuesto de
irregistrabilidad contenido en el art铆culo 20, letra h), de la Ley
N° 19.039, cuando proh铆be inscribir marcas “iguales
o que gr谩fica o fon茅ticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o v谩lidamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o
industrial id茅nticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clase relacionadas”.
QUINTO:
Que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos
evidentes que se desprenden de lo se帽alado en el motivo que
antecede, y sin entrar a debatir la ponderaci贸n de la prueba, queda
claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada
contienen similitudes gr谩ficas y fon茅ticas, de manera que pueden
confundirse con la de la recurrente, que adem谩s goza de fama y
notoriedad en el mercado, por lo que la causal invocada por la
oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el
fallo impugnado incurri贸 en un error de derecho al omitir la
aplicaci贸n del precepto del literal h) del art铆culo 20 de la Ley
sobre Propiedad Industrial a la denominaci贸n pedida desde que se
configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo
dispositivo de la sentencia en examen, toda vez que signific贸
desestimar una oposici贸n que deb铆a ser aceptada cabalmente.
SEXTO:
Que, la conclusi贸n precedente se ve reforzada al ser un hecho no
debatido en autos la coincidencia de cobertura de los signos en
conflicto,
por lo que constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que
la aceptaci贸n a registro de la marca pedida producir铆a un evidente
conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que
impiden su concurrencia pac铆fica en el mercado.
S脡PTIMO: Que,
en m茅rito de lo razonado, al existir coincidencia en cuanto a la
cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la
invocada por el oponente, resulta indudable que, am茅n de las
semejanzas existentes entre ellas, el signo requerido se presta para
inducir a error o enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o
g茅nero de todos los productos de la clase 12 para los cuales fue
solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado,
en m茅rito de lo cual el
fallo impugnado ha infringido el art铆culo 20 letras f) y h) de la
Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro
marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la
concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su
otorgamiento.
OCTAVO: Que,
a la luz de lo resuelto, no
resulta necesario pronunciarse sobre las dem谩s vulneraciones en que
el recurrente funda su recurso de nulidad.
Por estas
consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los
art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil, se
acoge
el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en lo principal de la
presentaci贸n de fojas 78 contra la sentencia de segunda instancia de
veintiuno de noviembre de dos mil doce, escrita a fojas 77, la
que se anula
y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma
separada, pero sin previa vista.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del Ministro se帽or
Dolmestch.
Rol N° 9714-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Brito C. y el
abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No
firman los Ministros Sres. K眉nsem眉ller y Brito, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y
en comisi贸n de servicios, respectivamente.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la
resoluci贸n precedente.
_________________________________________________________________________
SENTENCIA
DE REEMPLAZO.
Santiago,
veintiocho de mayo de
dos mil trece
De conformidad con lo dispuesto en el
art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
De la sentencia apelada, se reproduce
s贸lo su parte expositiva; y de la de casaci贸n que antecede, lo
razonado en los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y s茅ptimo.
Y teniendo, en su lugar y adem谩s,
presente:
Que la marca mixta “W”, que tiene
asociada una etiqueta consistente en tal letra de color negro, dentro
de un c铆rculo blanco con ribete negro pedido por Import Export
Shining Star Limitada para distinguir veh铆culos, motos aparatos de
locomoci贸n terrestre, a茅rea o acu谩tica, neum谩ticos de la clase
12, adem谩s de exhibir semejanzas gr谩ficas y fon茅ticas con la marca
mixta “VW”, registrada por el oponente para identificar, entre
otros, veh铆culos, aparatos para locomoci贸n por tierra, aire o agua,
incluyendo sus partes componentes, autom贸viles y sus partes, motores
para veh铆culos terrestres y sus partes de la misma clase, presenta
una clara relaci贸n de cobertura con aqu茅lla que se alza en su
contra, lo que desde luego generar谩 confusi贸n entre las expresiones
en conflicto y la posibilidad de error o enga帽o en los consumidores
sobre la cualidad de los productos y la procedencia empresarial de
los mismos, circunstancias que impiden su protecci贸n marcaria.
Por estas consideraciones y de
conformidad, adem谩s, con lo dispuesto por los art铆culos 16, 19 y 20
letras f) y h) de la Ley N° 19.039, se declara que se
revoca la sentencia apelada
de diecinueve de junio de dos mil doce, escrita a fojas 60 y
siguientes, que rechaz贸 la demanda de oposici贸n y concedi贸 el
registro solicitado con protecci贸n de conjunto y, en su lugar, se
decide que se rechaza
la solicitud de fojas uno, N° 865104, en todas sus partes.
Reg铆strese y devu茅lvanse.
Redacci贸n a cargo del Ministro se帽or
Dolmestch.
Rol N° 9714-12
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Carlos K眉nsem眉ller L., Haroldo Brito C. y el
abogado integrante Sr. Jorge Baraona G. No
firman los Ministros Sres. K眉nsem眉ller y Brito, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y
en comisi贸n de servicios, respectivamente.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la
resoluci贸n precedente.
