Santiago,
veintiocho de mayo de dos mil trece.
Vistos:
En
lo principal de fojas 50 el abogado don Mat铆as Somarriva Labra, en
representaci贸n de SERVICOMP LTDA., deduce recurso de casaci贸n en el
fondo en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos
mil doce, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se
rechaza de oficio la solicitud de registro de la marca denominativa
“WELLMADE”, para distinguir productos de la clase 11, al
estimarse aplicables las causales del art铆culo 20 letras e) y f) en
relaci贸n con el art铆culo 19, todos de la Ley N° 19.039.
Declarado
admisible el presente arbitrio, se orden贸 traer los autos en
relaci贸n, tal como se lee a fs. 62.
Considerando:
Primero:
Que por el recurso se denuncia, en un primer cap铆tulo de nulidad, la
infracci贸n del art铆culo 16 de la Ley N° 19.039. Explica el
recurrente que en el fallo recurrido se desatendieron razones
puramente l贸gicas que, de haberse considerado, habr铆an llevado a
aceptar el registro, alegadas por su parte, consistentes en que la
solicitud tiene signos distintivos y no se presta para inducir a
error o enga帽o, puesto que es 煤nicamente evocativo para la
cobertura que se pretende, siendo una expresi贸n que no tiene
relaci贸n directa con la cobertura que busca distinguir, no
considerando que a la solicitante se le concedi贸 el registro de la
marca WELLMADE para distinguir productos de la clase 6 y 7, por lo
que resulta contradictorio y contra la l贸gica y la experiencia que
en dichas clases se considere que el signo en cuesti贸n goza de la
distintividad necesaria y que en las clases 8 y 11 se concluya que el
signo es irregistrable por ser gen茅rico. Se帽ala que los
sentenciadores tampoco consideraron que la marca pedida es mixta, con
un dise帽o particular, por lo que no puede ser jam谩s estimado un
t茅rmino gen茅rico descriptivo o indicativo de uso com煤n, siendo
adem谩s un signo acu帽ado por la recurrente sin significado conocido
y que resulta de la conjunci贸n de las palabras Well y Made, por lo
que al unirlos no tiene un significado.
Como
segundo fundamento de invalidaci贸n, invoca el recurrente la
infracci贸n del art铆culo 19 de la Ley N° 19.039, pues dicho
precepto establece los requisitos que se deben cumplir para efectos
de configurar una marca comercial, que sea un signo susceptible de
representaci贸n gr谩fica y capaz de distinguir productos, servicios,
establecimientos comerciales e industriales, por lo que es claro que
la marca pedida goza de todos los atributos para ser considerada una
marca comercial, de forma que deb铆a ser otorgada.
En
un tercer cap铆tulo denuncia la infracci贸n del art铆culo 20 letra e)
de la Ley de Propiedad Industrial, y al efecto expresa que tal
disposici贸n proh铆be el registro de marcas que contengan una
significaci贸n, lo que en el caso de autos no se verifica, pues el
signo pedido fue inventado por la recurrente y al ser mixto puede ser
considerado una expresi贸n descriptiva. Por otra parte expone que la
marca solicitada no es gen茅rica para productos de la clase 11 porque
no corresponde al nombre de ninguno de los productos que se pretenden
distinguir, adem谩s tampoco es indicativa o descriptiva, ya que no es
usada com煤nmente por los agentes del mercado para productos de la
clase 11.
Denuncia
en otro apartado la infracci贸n al art铆culo 19 bis c) de la Ley del
ramo, expresa que la marca que pretende registrar es de naturaleza
mixta por lo que para efectos de distintividad debe ser tratada como
tal sin efectuar disecciones arbitrarias que busquen otorgarle un
significado que no tiene.
Como
quinto fundamento de invalidaci贸n para sustentar su recurso se帽ala
la transgresi贸n del art铆culo 20 letra f) de la Ley N° 19.039, para
lo que expresa que los sentenciadores han atribuido a la marca un
significado que no corresponde, cual es, “bien hecho o bien
realizado”, lo que no es as铆, desde que la marca es de un signo
inventado, y por ende de fantas铆a, por lo que le rechazo constituye
claramente una vulneraci贸n de la norma denunciada.
Finalmente
expresa que se ha transgredido el art铆culo 19 N° 25 de la
Constituci贸n Pol铆tica de la Rep煤blica por cuanto fue el propio
Tribunal recurrido el que acept贸 el registro de la marca WELLMADE
para distinguir productos de las clases 6 y 7, raz贸n por la cual, en
relaci贸n a esta marca, tiene un derecho adquirido y por tanto el
rechazo de la misma implica su vulneraci贸n.
Segundo:
Que en el motivo segundo del fallo recurrido, que confirm贸 el de
primer grado, se estim贸 que el sigo mixto solicitado WELLMADE
corresponde a una expresi贸n que describe o indica calidad, y en
particular, una buena calidad toda, vez que la traducci贸n al
castellano es “bien hecho o bien realizado”, expresi贸n que por
su naturaleza debe estar disponible para describir todos los
productos de la cobertura, configur谩ndose por tanto la causal
contenida en el literal e) del art铆culo 20 de la Ley N°19.039, por
tener un car谩cter calificativo de la calidad de los productos.
Tercero:
Una vez conocidas las razones de invalidaci贸n presentadas por el
recurrente, y determinados adem谩s los motivos de la sentencia que
evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario
establecer los m谩rgenes jur铆dicos dentro de los cuales deben
circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la
correcta o incorrecta aplicaci贸n del derecho. En ese orden de cosas,
cabe consignar que los paradigmas del derecho marcario imponen al
juzgador la evaluaci贸n de la marca solicitada teniendo en
consideraci贸n factores como la apreciaci贸n global, que consiste en
que 茅sta debe ser considerada al momento del an谩lisis como un
conjunto; la primera impresi贸n, que corresponde a aquella opini贸n
superficial que tiene el p煤blico consumidor del signo en el mercado
y que se centra, generalmente, en el se帽alado conjunto del s铆mbolo;
y el elemento relevante o principal. Todo ello, adem谩s, en el
contexto que brindan las normas y principios consagrados en la
legislaci贸n sobre propiedad industrial.
Cuarto:
Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusi贸n a que
arribaron los jueces de la instancia es incorrecta desde la
perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciaci贸n
efectuada por los jueces del fondo respecto de las caracter铆sticas
del signo pedido evidencia un an谩lisis parcial del mismo, toda vez
que consideran que 茅ste corresponde a una expresi贸n descriptiva o
que indica calidad y particularmente buena calidad.
Por
el contrario el signo debe ser evaluado en su conjunto y no
realizando una traducci贸n de cada una de las palabras que lo
conforman. As铆, lo que debe ser estudiado, a la hora de determinar
la procedencia de la causal de prohibici贸n de registro de la letra
e) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, es la posibilidad de que
las expresiones o signos que se traten de registrar, contengan una
descripci贸n de cierta clase de productos o servicios, de modo que
carezca de la necesaria distintividad.
Dentro
de ese contexto, entonces, surge con evidencia que la expresi贸n
solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra
e) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, ya que esta norma exige que
el signo sea indicativo o descriptivo en t茅rminos tales que los
consumidores asocien 茅ste con la naturaleza, origen, procedencia,
destinaci贸n, peso, valor o cualidad de los productos o servicios a
que deban aplicarse, cuyo no es el caso. En consecuencia, no resulta
aplicable a la marca en examen la causal de prohibici贸n de registro
de la letra e) del art铆culo 20 de la ley sobre propiedad industrial,
incurriendo por ello el fallo recurrido en el error de derecho
denunciado, por falsa aplicaci贸n del citado precepto, a un caso en
que no es procedente.
Quinto:
Que, en cuanto a la causal de la letra f) del art铆culo 20 de la ley
del ramo, que los sentenciadores estimaron concurrente tambi茅n
respecto del signo de autos, es importante tener en consideraci贸n
que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca, la
cualidad o g茅nero de los productos, servicios o establecimientos.
Ahora bien, de los motivos expresados en el fallo que se revisa se
puede colegir que los juzgadores estimaron concurrente la causal en
lo relativo al car谩cter calificativo de la calidad de los productos,
lo que pod铆a inducir a los consumidores a error o enga帽o por cuanto
podr铆an formarse la idea de que 茅stos poseen la calidad indicada.
As铆, como ya se ha se帽alado, la marca solicitada no contienen en s铆
misma y de la manera planteada, una indicaci贸n conceptual de los
productos clase 11, hip贸tesis que no aparece del an谩lisis de la
denominaci贸n pedida, ya que dicho conjunto marcario, de la manera en
que fue solicitado por el recurrente, no lleva a inducir a error o
enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de los
productos o servicios clase 11.
En
esas circunstancias, se configura el error de derecho tambi茅n
denunciado en el libelo, en cuanto los sentenciadores del grado
estimaron concurrente la causal de prohibici贸n de registro del
literal f) del mentado art铆culo 20 del cuerpo normativo de marras a
un caso en que resultaba improcedente. Se trata, por ende, de una
falsa aplicaci贸n normativa que, sumada a la consignada en el motivo
precedente, llevan a la invalidaci贸n de la sentencia de segunda
instancia.
Sexto:
Que de acuerdo con lo que se acaba de razonar, la denuncia relativa a
la norma que previene el sistema de ponderaci贸n de la prueba,
art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, a煤n en el caso de existir, carece
de toda influencia en lo resolutivo del fallo recurrido.
S茅ptimo:
Que,
al acogerse los cap铆tulos de invalidaci贸n que dicen relaci贸n con
las infracciones ya descritas,
no resulta necesario pronunciarse sobre las dem谩s vulneraciones en
que el recurrente funda su recurso de nulidad.
Por
estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en
los art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil, y
17 bis C de la Ley 19.039, SE
ACOGE
el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en lo principal de la
presentaci贸n de fojas 50 por el abogado Mat铆as Somarriva Labra, en
representaci贸n de SERVICOMP
LTDA., contra
la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil doce, escrita a
fojas 48, la que es nula y se la reemplaza por la que se dicta a
continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del
Ministro se帽or Dolmestch.
Rol N° 9722-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados
integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No
firma el Ministro Sr. Cisternas, no
obstante
haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar
con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho
de mayo de dos mil trece, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado
Diario la resoluci贸n precedente.
_________________________________________________________________________
SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, veintiocho de mayo de dos
mil trece.
De conformidad con lo dispuesto en
el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la
siguiente sentencia de reemplazo:
VISTOS:
Se
deja 铆ntegramente sin efecto la sentencia de primer grado
Se reproduce lo razonado en los
motivos tercero a quinto de la sentencia de casaci贸n que antecede.
Y TENIENDO, ADEM脕S, PRESENTE:
PRIMERO: Que el signo solicitado
“WELLMADE”, es un nombre de fantas铆a que est谩 en ingl茅s, y
que no tiene una traducci贸n exacta y necesaria como para que el
p煤blico en general le atribuya una determinada cualidad, siendo de
advertir que se trata de una marca mixta, que contienen, adem谩s un
signo particular, que le otorga precisamente especialidad y
distintividad en el mercado, permiti茅ndole coexistir en 茅l sin
dificultad.
SEGUNDO: Que, por otra parte, la marca
pedida, conforme a lo que se ha se帽alado, es lo suficientemente
distintiva, de manera que no es posible efectuar reproches que digan
relaci贸n con la posibilidad de que 茅sta describa los productos de
la clase 11 que busca amparar, adem谩s no se vislumbra c贸mo podr铆a
inducir a error o enga帽o en el p煤blico consumidor, desde que como
se ha expresado no se encuentra en el caso de la prohibici贸n
consistente en ser descriptiva.
TERCERO: Que conforme a lo anterior,
corresponde reconsiderar las observaciones de oficio formuladas por
orden del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, y acoger, en consecuencia, la solicitud de registro de la
marca de autos.
Por estas consideraciones y de
conformidad, adem谩s, con lo dispuesto por el art铆culo 19 de la Ley
N潞 19.039, se declara que se
revoca la sentencia apelada
de trece de febrero de dos mil doce, escrita a fojas 31, en su lugar,
se acoge la solicitud de fojas 1, signada con el N潞 956.828 y, en
consecuencia, se concede el registro de la marca mixta WELLMADE,
pedida para
productos de la clase 11, consistentes en aparatos de alumbrado,
calefacci贸n, producci贸n de vapor, cocci贸n, refrigeraci贸n, secado,
ventilaci贸n y distribuci贸n de agua, as铆 como instalaciones
sanitarias.
Reg铆strese y devu茅lvase.
Redacci贸n a cargo del Ministro se帽or
Dolmestch.
Rol N° 9722-12.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica
A., Hugo Dolmestch U., Lamberto Cisternas R. y los abogados
integrantes Sres. Jorge Lagos G. y Ricardo Peralta V. No
firma el Ministro Sr. Cisternas, no
obstante haber estado en la
vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veintiocho de mayo de
dos mil trece, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la
resoluci贸n precedente.
