Santiago,
veinticuatro de diciembre de dos mil trece.
Vistos:
En
estos autos
Rol N° 5838-13 de esta
Corte Suprema, referidos
a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte
oponente,
Pricewaterhousecoopers
Consultores, Auditores y Compañía Limitada, representada por el
abogado Hernán Ríos de Marimón, dedujo recurso de casación en el
fondo en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil
trece del Tribunal de Propiedad Industrial, que se lee a fojas 94,
que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la
demanda de oposición y concedió el registro solicitado a la marca
CEO CONSULTING, con protección al conjunto.
Declarado
admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, según
resolución de fojas 115.
Considerando:
Primero:
Que en el
recurso se denuncian como infringidos los artículos 16, 19 inciso 1°
y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039,
requiriendo
al efecto la invalidación del fallo impugnado y que se dicte una
sentencia de reemplazo que rechace el registro de la marca CEO
CONSULTING solicitada por CEO, CONSULTORES EN EFECTIVIDAD
ORGANIZACIONAL LIMITADA, para distinguir folletos, impresos,
revistas, publicaciones periódicas y no periódicas, anuarios,
memorias, brochures, productos de papel comprendidos en la clase 16.
Segundo:
Que, en lo tocante a la causal de oposición del artículo 20 letra
h) de la ley, se sostiene en el recurso que la sentencia no señala
cuáles serían las diferencias fonéticas existentes entre los
signos en conflicto que permitirían su coexistencia, pues la marca
solicitada contiene íntegramente la de la oponente, lo que ya
constituye una semejanza importante, y su complemento “consulting”,
es un una expresión genérica de uso común, descriptiva, que carece
de distintividad, de manera que no se podrá diferenciar el origen
empresarial de los productos.
Tales circunstancian permiten dar por
concurrentes en los hechos las causales de oposición esgrimidas del
artículo 20 letras f) y h), por lo que al no declararse así el
fallo ha desatendido tales normas.
Se esgrime también en el recurso que
el uso previo de la marca pedida por la solicitante, a que alude el
fallo de alzada como sustento de su decisión, no es suficiente para
estimarla registrable, toda vez que el uso de la marca puede ser
tolerado por el titular de una que sea gráfica y fonéticamente
semejante, sin embargo esa situación dista de la pretensión del
usuario de adquirir derechos exclusivos para usar, gozar y disponer
de esa marca, como parece entender el fallo. En todo caso, la
tolerancia no hace caducar ni extingue los derechos del titular de la
marca registrada.
Enseguida se plantea que el fallo
infringió el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, porque
no se hace cargo de las diversas hipótesis de irregistrabilidad
consagradas en las normas fundantes de la oposición, en especial las
semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, que son aptas
para inducir a error al consumidor.
De ello deriva, asimismo, la
infracción al artículo 19 inciso 1° de la Ley N° 19.039, dado
que el signo pedido carece de distintividad.
Finaliza solicitando que se invalide
el fallo de alzada y se dicte la sentencia de reemplazo que rechace
el registro de la marca solicitada CEO CONSULTING.
Tercero:
Que en los motivos segundo y tercero del fallo de primer grado,
reproducidos en la alzada, se estableció que la especial
configuración con que se presentan las marcas en litigio logran dar
origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que
puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público
consumidor, lo que permite presumir fundadamente que podrán
coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto no se advierte
cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión en
relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a
distinguir.
Adicionalmente el fallo impugnado
agrega que el signo mixto CEO CONSULTING, solicitado para distinguir
productos de la clase 16, como conjunto, presenta suficientes
diferencias gráficas y fonéticas respecto a la marca mixta fundante
de la oposición CEO*, todo lo cual permite su adecuada concurrencia
mercantil sin provocar confusión, error o engaño a los consumidores
en cuanto a su procedencia empresarial. De la prueba aportada por la
solicitante se aprecia que la empresa peticionaria data jurídicamente
del año 2000, y que ha usado el signo pedido en diversos impresos,
brochures, catálogos, libretas, entre otros, desde el año 2006 en
adelante, todo lo cual permite concluir que ha coexistido en el
mercado por varios años con la marca fundante de la oposición. A
mayor abundamiento, los diseños -color, forma, tamaño-, de los
signos mixtos en conflicto presentan diferencias gráficas de tal
relevancia, que permitirán su clara diferenciación entre los
usuarios.
Cuarto:
Que en estos
procedimientos la estimación de la prueba se rige por las reglas de
la sana crítica, de modo que la libertad de apreciación tiene como
límites la razón, las máximas de la experiencia, la lógica y los
conocimientos científicamente afianzados.
Acorde
a lo anterior, el control que mediante el recurso de casación le
corresponde ejercer a esta Corte, dice relación con la correcta
aplicación del derecho a los hechos que soberanamente establezcan
los jueces del fondo en el ejercicio de sus atribuciones privativas.
Quinto:
Que en este caso, el recurso discurre en base a argumentos a partir
de los cuales no es posible advertir infracción a la valoración
probatoria, pues de la simple lectura del fallo se advierte que los
sentenciadores arribaron a la resolución de rechazar la demanda en
razón de la inexistencia de semejanzas determinantes para dar por
concurrentes los fundamentos de la oposición. Para alcanzar esa
decisión los jueces aplicaron los parámetros propios de estas
materias, particularmente la confrontación de los signos, respecto
de lo cual el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación
para provocar una nueva revisión de los hechos, soslayando que el
fallo sí efectuó una confrontación de los diseños de los signos
mixtos en conflicto, concluyendo que existen diferencias gráficas
relevantes, lo que le otorga distintividad suficiente en la cobertura
de productos clase 16.
Sexto:
Que, de acuerdo con lo razonado, forzoso es concluir que la
aplicación de las normas de los artículos 19 inciso 1° y 20 letras
f) y h) de la Ley N° 19.039 a los hechos probados en la causa, es
correcta.
En
consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos, 767 y 805 del
Código de Procedimiento Civil, SE
RECHAZA el recurso de
casación en el fondo, formalizado en lo principal de fs. 96 por el
abogado don Hernán Ríos de Marimón, en representación de
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada,
en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil trece,
escrita a fs. 94.
Acordada
con el voto en contra del Ministro Sr. Dolmestch,
quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo,
invalidar la sentencia de segundo grado y, dictando la de reemplazo,
revocar la de primera instancia dando lugar a la oposición de la
demandante, Pricehousecoopers, consultores, auditores y compañía
limitada porque, a su juicio, se ha vulnerado la disposición legal
del artículo 20 de la Ley N° 19.039, en sus literales f) y h).
En efecto, según su parecer, resulta
nítido que la marca solicitada, “CEO CONSULTING”, al contener la
íntegramente la expresión “CEO”, fundante de la oposición,
carece de distintividad, pues la expresión genérica que la acompaña
“CONSULTING”, no la dota de diferencias gráficas y fonéticas
suficientes para descartar la posibilidad de error en el consumidor
en cuanto a la procedencia de los productos, especialmente si están
comprendidos en la misma clase, como ocurre en la especie, lo que
permite configurar las causales de prohibición de registro
esgrimidas. Tales circunstancias son suficientes, en su parecer, para
acoger la oposición de estos antecedentes y denegar el registro de
la solicitud de la marca “CEO CONSULTING”, por incurrir ésta en
las causales de prohibición previamente enunciadas.
Redacción
a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.
Regístrese
y devuélvase con su agregado.
Rol
N° 5838-13.
Pronunciado
por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch
U., Sra. Gloria Ana Chevesich R., Sr. Juan Escobar Z. y los abogados
integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Jorge Lagos G.
Autorizada
por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veinticuatro de
diciembre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.
