Santiago, veinte de julio de dos mil diecis茅is.
Vistos:
En estos autos referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la oponente, LABORATORIOS SAVAL S.A., dedujo recurso de casaci贸n en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de nueve de julio de dos mil quince, escrita a fojas 74, que confirm贸 la decisi贸n de primer grado por la cual se rechaz贸 la demanda de oposici贸n y se concedi贸 el registro solicitado por VERDERA OY de la marca denominativa PRESTOP, para distinguir un promotor para el crecimiento de las plantas de la clase 1 y biofungicida para el control biol贸gico de enfermedades de las plantas de la clase 5.
Declarado admisible el recurso, por resoluci贸n de fojas 95 se orden贸 traer los autos en relaci贸n.
Considerando:
Primero: Que por el primer cap铆tulo de impugnaci贸n del recurso se denuncia la infracci贸n al art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, dado el an谩lisis deficiente e il贸gico de los antecedentes de la causa, lo que llev贸 a la conclusi贸n de que la marca solicitada era suficientemente distinguible en relaci贸n a la registrada por la oponente. Seg煤n consigna el fallo, las marcas coexisten en un mismo mercado y se comercializan por un mismo conducto -considerando 5°-, pero al mismo tiempo, vulnerando el principio de la no contradicci贸n, se afirma que su 谩mbito de protecci贸n es diferente y que no se encuentran relacionados los campos operativos -considerando 3°-. Si dos marcas coexisten “en mercados de productos cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado”, no puede decirse que sus 谩mbitos de protecci贸n son diferentes. Adem谩s, apunta el recurrente, existiendo antecedentes claros para aplicar las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del art 20 de la Ley de Propiedad Industrial, se ha hecho predominar el principio de especialidad, contenido en el art铆culo 23 de dicha normativa y en los art铆culos 29 y 31 de su Reglamento, en circunstancias que tales preceptos no permiten el registro de marcas similares para una misma clase basado 煤nicamente en el hecho de abarcar coberturas distintas.
Enseguida se sostiene por el recurso que la marca solicitada es inductiva a error o enga帽o, dada la similitud gr谩fica, fon茅tica y de coberturas que presentan los signos en conflicto, pues ambos est谩n compuestos por dos s铆labas con un mismo n煤mero de letras que se distribuyen en una secuencia pr谩cticamente id茅ntica de vocales y consonantes. De este modo, al percibir los consumidores las se帽as en forma r谩pida y superficial, como normalmente ocurre en el comercio, podr铆an no percatarse de sus sutiles diferencias, teniendo en cuenta dem谩s la relaci贸n de cobertura, dado que ambas se帽as est谩n referidas a productos de una misma clase, todo lo cual deja de manifiesto la contravenci贸n al art铆culo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.
Por 煤ltimo se afirma que la marca oponente posee un grado de conocimiento por parte de los consumidores que tambi茅n ha sido desatendido en la sentencia al descartar el riesgo de confusi贸n.
Con dichos argumentos solicita que se anule el fallo impugnado y en reemplazo se decida rechazar del registro pedido.
Segundo: Que para una adecuada soluci贸n del asunto conviene tener en vista que la oponente fund贸 su demanda en la existencia del registro previo “PROSTOP”, para distinguir productos farmac茅uticos de uso humano en la clase 5. La sentencia que se revisa rechaz贸 la oposici贸n fundada en el art铆culo 20 letra h) inciso primero de la Ley N° 19.039 habida cuenta que el 谩mbito de protecci贸n de las marcas es diferente y no se encuentran relacionados sus campos operativos, pues las circunstancias del caso revelan la especificidad del 谩mbito de protecci贸n de las coberturas, y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pac铆fica en el mercado. Se rechaz贸 tambi茅n la oposici贸n fundada en el art铆culo 20 letra f) de la indicada normativa por cuanto no se advierte c贸mo el signo pedido podr铆a ser inductivo a error o confusi贸n en relaci贸n a la cualidad, el g茅nero o el origen de la cobertura a distinguir. A mayor abundamiento, a帽ade la sentencia, trat谩ndose de marcas que no son id茅nticas y al tratarse de productos de naturaleza y finalidad diversa, su coexistencia en mercados de especies cuya venta se realiza tras un mostrador o por medio de un profesional capacitado, permite que peque帽as diferencias eviten que el consumidor medio realice una errada interpretaci贸n de la conexi贸n entre las marcas.
Tercero: Que en cuanto a las causales invocadas por el oponente y respecto de las que se reclama su contravenci贸n formal por no haber sido aplicadas en la especie, cabe se帽alar que el art铆culo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el t茅rmino “confusi贸n” o “peligro de confusi贸n”. La letra h) del referido art铆culo, dispone que son irregistrables las marcas iguales o que gr谩fica o fon茅ticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o v谩lidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial id茅nticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”. Por su parte, la letra f) del citado art铆culo 20 establece que no se podr谩n registrar los signos “que se presten para inducir a error o enga帽o respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relaci贸n o indiquen una conexi贸n de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”.
La confusi贸n o el peligro de confusi贸n implica la p茅rdida de distintividad extr铆nseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del p煤blico consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusi贸n supone que una marca no pueda causar distorsi贸n alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualizaci贸n de su producto y el del consumidor a no ser confundido o enga帽ado.
Cuarto: Que tambi茅n es preciso considerar que la clase 5 comprende productos de tipo farmac茅utico, los que por estar destinados al tratamiento y la prevenci贸n de enfermedades merecen un mayor resguardo en cuanto a la posibilidad de confusi贸n, error o enga帽o que se puede provocar en el p煤blico consumidor respecto a la procedencia, cualidad o g茅nero de los mismos, criterio que por cierto tambi茅n se extiende en este caso a los productos de la clase 1, respecto de los cuales la marca pedida tambi茅n busca protecci贸n, dado que 茅stos sin duda se encuentran relacionados con los de la clase 5, al tener un mismo destino o finalidad.
Quinto: Que sentado lo anterior, resulta indudable que los jueces del grado no respetaron las reglas de la sana cr铆tica al ponderar los antecedentes del caso, pues al resolver la aplicaci贸n de las causales invocadas por el recurrente no consideraron la naturaleza particular de los productos que constituyen el 谩mbito de protecci贸n de los signos, cual es la de ser bienes destinados al tratamiento y la prevenci贸n de ciertas enfermedades -la marca solicitada para especies vegetales y la registrada para el uso humano- coberturas respecto de las cuales sin duda alguna el an谩lisis sobre la posibilidad de confusi贸n o error en los consumidores ha de ser m谩s estricto que en la generalidad de los casos.
En efecto, la estrecha relaci贸n entre los campos operativos de los signos en litigio ser谩 motivo de toda clase de errores y confusiones en el p煤blico, lo cual descarta una coexistencia pac铆fica en el mercado.
Sexto: Que, por 煤ltimo, tambi茅n es manifiesto el grado de similitud de los signos en disputa, pues las diferencias m铆nimas entre PRESTOP y PROSTOP no son suficientes para salvar el peligro de confusi贸n, menos a煤n si se atiende a la estrecha relaci贸n de los productos que se pretenden distinguir, como se se帽al贸, lo que provoca que el fin del s铆mbolo no se cumpla, es decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto espec铆fico.
S茅ptimo: Que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurri贸 en un manifiesto error de derecho al calificar las causales de prohibici贸n invocadas por el oponente, desde que concurriendo los presupuestos que hac铆an procedentes tales motivos de irregistrabilidad, no aplic贸 dichos preceptos legales a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que condujo a aceptar el registro de una marca jur铆dicamente improcedente.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto en los art铆culos 764, 767 y 805 del C贸digo de Procedimiento Civil y 17 bis de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casaci贸n en el fondo deducido en lo principal de la presentaci贸n de fojas 76 por el abogado se帽or Rodrigo Albagli Ventura en representaci贸n de Laboratorios Saval S.A., contra la sentencia de segunda instancia de nueve de julio de dos mil quince, escrita a fojas 74, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci贸n, en forma separada, pero sin previa vista.
Se previene que el Ministro Sr. Juica no acepta la existencia de la infracci贸n al art铆culo 16 de la Ley N° 19.039, ya que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderaci贸n que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la v铆a de la nulidad sustantiva, aparte que adem谩s los conceptos de l贸gica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen s贸lo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatenci贸n a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la raz贸n o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanci贸n es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente. Estima eso s铆, la concurrencia de la infracci贸n de las letras f) y h) del art铆culo 20 de la Ley N° 19.039, ya que a simple vista los signos en disputa -Prestop y Prostop- aparecen desde el punto de vista fon茅tico y gr谩fico como similares a la vista del p煤blico consumidor, lo que deriva en la imposibilidad de coexistencia, que es lo que tratan de regular las normas antes indicadas.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido pues, en su concepto, atendiendo a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislaci贸n sobre propiedad industrial y que emanan de los art铆culos 19 y 20 de esa ley especial, la valoraci贸n que se realiz贸 por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extra帽o a los m谩rgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusi贸n alcanzada, en orden a la distintividad de la marca pedida respecto de aquella fundante de la oposici贸n, constituye una interpretaci贸n acertada en relaci贸n a las causales de irregistrabilidad invocadas, descart谩ndose cualquier potencial fuente de error o enga帽o del p煤blico consumidor, decisi贸n que no se vislumbra como ajena a los par谩metros de estudio propios de esta disciplina. Tampoco es indiferente para el disidente que, como asienta la sentencia, la diversidad en la naturaleza y finalidad de los productos que amparan las respectivas coberturas desvanece el riesgo potencial que la demandante cree ver de aceptarse a registro el signo solicitado.
Reg铆strese.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Dahm y de la prevenci贸n, su autor.
Rol N° 11.548-15.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Abogado Integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veinte de julio de dos mil diecis茅is, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
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SENTENCIA DE REEMPLAZO.
Santiago, veinte de julio de dos mil diecis茅is.
De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 785 del C贸digo de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepci贸n de sus fundamentos Tercero y Quinto y la referencia contenida en el motivo Cuarto a la oposici贸n N° 2, que se suprimen.
Se reproduce, asimismo, lo razonado en los motivos Tercero, Cuarto y Sexto de lasentencia de casaci贸n que antecede.
Y TENIENDO, ADEM脕S, PRESENTE:
Que, el signo solicitado “PRESTOP” presenta semejanzas con la marca registrada por el oponente “PROSTOP”, las cuales, en atenci贸n a la naturaleza particular de los productos que busca distinguir, resultan determinantes para causar confusi贸n entre los signos en disputa, respecto de la procedencia, cualidad o g茅nero de dichos bienes, ya que la sustituci贸n en el signo pedido de la letra “O” por “E”, resulta insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podr谩n coexistir en el mercado.
Por estas consideraciones y de conformidad, adem谩s, con lo dispuesto por los art铆culos 16, 17 bis B y 19 de la Ley N° 19.039, se revoca la sentencia apelada de catorce de enero de dos mil quince, escrita a fojas 44, s贸lo en cuanto por ella se resolvi贸 rechazar la oposici贸n N° 2 de Laboratorios Saval S.A. y, en su lugar, se decide que esta queda acogida y, en definitiva, se rechaza el registro de la marca denominativa “PROSTOP” pedida por VERDERA OY, para distinguir “promotor para el crecimiento de las plantas”, clase 1, y “biofungicida para el control biol贸gico para enfermedades de las plantas”, clase 5, los que se detallan en la solicitud de fojas 1, signada con el N° 1075005.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm quien estuvo por confirmar el fallo apelado en virtud de sus propios fundamentos.
Reg铆strese y devu茅lvanse.
Redacci贸n a cargo del Ministro Sr. Dahm.
Rol N° 11.548 - 15
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Lamberto Cisternas R., Jorge Dahm O., y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sra. Leonor Etcheberry C. No firma el Abogado Integrante Sr. Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.
Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.
En Santiago, a veinte de julio de dos mil diecis茅is, notifiqu茅 en Secretar铆a por el Estado Diario la resoluci贸n precedente.
